方法专利侵权诉讼中的举证责任分配 | 知识产权Insight第124期

知识产权Insight第124期
本案来源于最高人民法院知识产权案件年度报告(2020)摘要之13,涉及方法专利侵权诉讼中的举证责任分配。
在本案中,最高法院对非新产品制造方法专利侵权案件中举证责任的分配进行了明确:当专利权人完成初步的举证责任之后,即可以证明被诉侵权人制造了同样产品,且使用专利方法的可能性很大,举证责任转移到被诉侵权人,应由被诉侵权人证明其制造方法不同于专利方法。如果被诉侵权人无正当理由拒不举证,可以推定被诉侵权人使用了该专利方法。
其实,最高法院早在《最高人民法院知识产权案件年度报告(2013)》中就给出了关于非新产品制造方法专利侵权纠纷中的事实推定的裁判规则:在再审申请人潍坊恒联公司与被申请人宜宾长毅公司等侵害发明专利权纠纷案【(2013)民申字第309号】中,最高人民法院认为,在专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品,经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法的情况下,根据案件具体情况,结合已知事实及日常生活经验,能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大,被诉侵权人拒不配合法院调查收集证据或者保全证据的,可以推定被诉侵权人使用了该专利方法。
可见,通过上述两个指导案例,最高法院明确了非新产品制造方法专利侵权案件的举证责任分配和事实推定规则,大大降低了方法类专利权人的举证难度,更加有利于方法类专利的保护。
文末有大岭IP的案例简评和实务建议。

案例:李阳与唐山宝翔化工产品有限公司再审案
案号:最高人民法院(2020)最高法民再183号
来源:最高人民法院知识产权案件年度报告(2020)
裁判要旨:方法专利侵权诉讼中的举证责任分配
使用专利方法获得的产品不属于新产品,专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品,经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法,但根据案件具体情况,结合已知事实以及日常生活经验,能够认定同样产品使用专利方法制造的可能性很大,可以不再要求专利权人提供进一步的证据,而应由被诉侵权人就其制造方法不同于专利方法举证。

裁判文书摘录:

本院再审认为,根据各方诉辩意见以及查明的事实,本案再审的争议焦点为:宝翔公司在萘酚生产工艺中对亚硫酸钠溶液的处理是否落入涉案专利权的保护范围;如果宝翔公司侵害李阳涉案专利权,如何承担民事责任。

(一)宝翔公司在萘酚生产工艺中对亚硫酸钠溶液的处理是否落入涉案专利权的保护范围

涉案专利名称为“萘酚生产中母液、亚硫酸钠溶液的处理方法”发明专利,权利要求1记载:一种萘酚生产中母液、亚硫酸钠溶液的处理方法,萘酚生产包括磺化、中和、液固分离、碱熔、酸化、煮沸分离、干燥蒸馏、结晶工艺过程,其特征在于:A、碱熔过程后的稀释过程采用中和、液固分离后的母液做稀释剂,或者采用一煮沸分离、冷却压滤后的亚硫酸钠溶液做稀释剂,或者采用二煮沸洗涤水做稀释剂;B、在稀释、酸化过程中间设有过滤洗涤过程;所述的过滤洗涤过程是将稀释后的物料送入过滤机,进行液固分离,用压滤后的亚硫酸钠溶液洗涤滤饼,分离出固体盐类;分离出液体主要成份为萘酚钠盐溶液,萘酚钠盐溶液和洗涤液一同去酸化。涉案专利保护的实质是一种制备工艺,涉案生产的产物萘酚是化工领域的已知化合物,不是新产品,不能适用新产品制备方法举证责任倒置的相关规则。

本案中,为证明宝翔公司在萘酚生产工艺中对亚硫酸钠溶液的处理,落入了涉案专利权的保护范围,李阳提交了亚硫酸钠提取记录、手写的书面记录、2-萘酚原始记录、交接班记录表、书面记录本(无签名)、班会录音及有关对应文字、参保人员个人账户确认表等,宝翔公司对上述证据的真实性、关联性和证明目的不予认可,认为其实际生产工艺与在河北省环保厅备案的工艺一致,未落入涉案专利权的保护范围。本院认为,首先,李阳提交的亚硫酸钠提取记录、手写的书面记录、2-萘酚原始记录、交接班记录表为原件,各有卢晓山等人签名,在本院再审询问时李阳出示,结合参保人员个人账户确认表,可以认定上述证据相互印证形成证据链,能够真实反映宝翔公司的实际制备工艺,可予采信。李阳再审提交的书面记录本(无签名)、班会录音及有关对应文字从内容上与上述证据相互印证,可以认定具有关联性。其次,根据“生产记录”(包括亚硫酸钠提取记录、手写的书面记录、2-萘酚原始记录)中记载的信息“稀释锅加亚钠”、“亚钠提取锅加液体亚钠”、在稀释工艺中有“提取亚钠”,以及交接班记录中“提取亚钠与稀释结合好,污水母液即时回稀释配底水,提取亚纳”,与宝翔公司在环保厅备案工艺在稀释工艺中仅添加水稀释明显不同,可以证明宝翔公司的生产工艺中有以亚硫酸钠溶液做稀释剂和在碱溶稀释后提取亚硫酸钠的步骤,分别对应于涉案专利步骤A和B,该两项步骤也是涉案专利方法相对于说明书中记载的传统工艺方法的改进之处。因此,李阳提交的证据可以初步证明宝翔公司实际生产中使用涉案专利。第三,在李阳进一步取证困难,且宝翔公司掌握其生产工艺流程和生产记录情况下,宝翔公司应负有举证其生产方法不同于涉案专利方法的责任,否则应承担不利后果。在二审法院和本院再审询问期间,法院均要求宝翔公司提交生产记录或工艺操作流程等,宝翔公司称该公司没有任何文字记载的生产记录或操作手册,该陈述与目前法律法规对化工企业安全生产的要求明显不符。化工企业的生产记录或操作手册应由该公司记录并保管,在法院多次要求其提交而拒不提交的情况下,根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立”的规定,宝翔公司应承担不利后果,即推定李阳关于宝翔公司在萘酚生产工艺中对亚硫酸钠溶液的处理落入了涉案专利权的保护范围的主张成立,宝翔公司侵害了李阳涉案专利权。李阳该项再审请求成立,本院予以支持。

(审理法官:钱小红 李嵘 江建中)

案例简评:
对于化工加工工艺流程、软件后台方法等非新产品的制造方法专利而言,侵权举证始终是困扰专利权人维权的最大问题。如果按照一般的“谁主张、谁举证”的举证责任分配原则,方法类专利权人往往很难证明被诉侵权人使用了专利方法,几乎导致方法类专利“名存实亡”,无法获得实体保护。
最高法院通过指导案例的形式,再次明确了非新产品的制造方法类的方法专利的举证责任分配规则,需要注意的是:
1. 专利权人仍然具有初步的举证责任,需要证明被诉侵权人制造了同样产品,而且需要尽力举证证明被诉侵权人使用专利方法的可能性很大。本案中,专利权人为了证明被诉侵权人,进行了尽力举证,在一审、二审和再审中多次提交证据,并多次请求法院进行证据保全,最终通过亚硫酸钠提取记录、手写的书面记录、2-萘酚原始记录、交接班记录表、书面记录本(无签名)、班会录音及有关对应文字、参保人员个人账户确认表等形成证据链,证明了被诉侵权人使用专利方法的可能性很大。
2. 在专利权人完成初步举证责任之后,举证责任转移到被诉侵权人,应有被诉侵权人就其制造方法不同于专利方法举证。被诉侵权人掌握实际使用的方法,应通过证据说明其实际使用情况。本案中,一审法院结合被诉侵权人的环评报告认定其采用的工艺方法,但是,实际工艺和备案的工艺往往会有差异,所以,本案再审中法院均要求被诉侵权人提交实际的生产记录或工艺操作流程等。
3. 在被诉侵权人无正当理由拒不提交相关资料的情况下,推定其使用了专利方法。本案中,被诉侵权人自称该公司没有任何文字记载的生产记录或操作手册,该理由显然不合理,最终法院推定其使用了专利方法。
可见,目前方法类专利侵权案件的举证责任分配规则已经比较清晰,可以有效降低专利权人的举证难度。方法类发明是重要的发明创造,非常普遍,本案及开篇所述2013年指导案例所确认的裁判规则,应当引起权利人的足够重视,充分举证,合理维权。
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