从判例看确认不侵权之诉的条件

所谓确认不侵权之诉是指行为人受到了来自特定知识产权人的侵权警告或者侵权威胁,但权利人并未在合理期限内依照法定程序请求人民法院解决有关争议,利益受影响的行为人,以该知识产权权利人为被告提起的,请求确认其有关行为不侵犯该知识产权的诉讼。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定:“权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理。”

确认不侵权之诉除了应符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条所规定的起诉条件,还应符合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定,即行为人受到侵权警告或者侵权威胁后,应向权利人进行书面催告,告知权利人行使用诉权。权利人在合理期限内,不行使诉权的,被警告的行为人方可提起确认不侵权之诉。

在：（2018）苏05民初1212号，温岭市盛开物流设备科技有限公司与浙江优逸克机械科技有限公司确认不侵害专利权纠纷一审民事裁定书中，江苏省苏州市中级人民法院对起诉条件中的具体情况进行了更为清晰的说理。

裁定书中对事实和理由部分进行了阐明：本院经审理查明,2018年7月21日,优逸克机械公司向张家港海螺水泥公司发出《警告函》,称张家港海螺水泥公司处的叠包机产品已涉嫌侵犯优逸克机械公司涉案专利权,要求张家港海螺水泥公司立即停止侵权。同年8月2日盛开物流公司向优逸克机械公司发送《律师函》,在该函中称张家港海螺水泥公司从盛开物流公司处合法购买的涉案设备不侵犯涉案专利权,要求优逸克机械公司收到函件之日起3日内撤回警告,如不撤回警告,盛开物流公司将提起确认不侵权诉讼。优逸克机械公司于同年8月6日收到该律师函。同年8月20日,优逸克机械公司向本院申请诉前证据保全,其认为张家港海螺水泥公司处的水泥自动叠包机涉嫌侵害涉案专利权,请求法院对该设备进行证据保全。本院于同年8月21日立案受理诉前证据保全案件,案号为(2018)苏05证保64号,并于同年9月3日出具了保全裁定书,于同年9月7日至张家港海螺水泥公司处实施了证据保全。同年9月10日,优逸克机械公司向本院提交了专利侵权案件的诉讼材料,请求判令张家港海螺水泥公司和盛开物流公司立即停止侵权,共同赔偿优逸克机械公司经济损失120万元并承担案件诉讼费用,该案于同年9月19日立案,案号为(2018)苏05民初1211号。同年9月10日,盛开物流公司向本院提交了确认不侵权案件的诉讼材料,该案于同年9月19日立案,案号为(2018)苏05民初1212号。

本院认为

本院认为,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《专利法司法解释》)第十八条规定:“权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理。”该规定明确了被警告人或者利害关系人提起确认不侵权之诉的受理条件:1.权利人发出了侵权警告,2.被警告人或利害关系人提出了书面催告,3.权利人未在合理期限内撤回警告或提起诉讼。

关于争议焦点一,发函要求撤回警告是否构成专利法意义上的“催告权利人行使诉权”。该争议的实质在于如何理解《专利法司法解释》规定的“催告”这一要件。对于书面催告的具体内容以及具体形式法律并未有明确规定,只能结合该制度的设立目的作相应解释。《专利法司法解释》将催告行使诉权作为确认不侵权诉讼的受理条件之一,本意在于确立权利人撤回警告或提起诉讼的合理期限的起算点,防止确认不侵权诉讼成为被警告人或利害关系人滥用诉权的借口,避免权利人因发送警告函而动辄被诉,增加诉累。故而,催告行使诉权的法律要求不应是以严苛的形式要求来限制被警告人或利害关系人提起确认不侵权诉讼以维持其正当权益,只要被警告人或利害关系人向权利人发出的催告通知足以提示权利人及时行使诉权,就应当视为已经履行了催告程序。本案中,盛开物流公司向优逸克机械公司发送书面通知,明确表示其行为不构成侵权并要求优逸克机械公司及时撤回警告,优逸克机械公司就应知道盛开物流公司无意接受其警告函所载的内容,侵权警告无法解决双方纠纷,此时优逸克机械公司就应依法及时行使诉权,而不得基于该书面通知未明确载明“催告行使诉权”的字样而认为盛开物流公司未履行催告程序。事实上,优逸克机械公司并不是要等待被警告人或利害关系人的催告才知道或负有及时行使诉权的法律义务(权利),在其侵权警告发出之时其就应知道侵权警告会让被警告人或利害关系人处于法律上的不确定状态,这种不确定状态的持续会给被警告人或利害关系人造成不当的损害,其应当及时撤回警告或提起诉讼,以维护双方的正当利益,促进纠纷的有效解决。故本案中盛开物流公司发送的要求撤回警告的函件符合专利法中“催告权利人行使诉权”的法律要求。

关于争议焦点二,申请诉前证据保全是否属于《专利法司法解释》规定的“提起诉讼”。如何解释《专利法司法解释》中“提起诉讼”的定义,关键在于如何正确理解我国设定“提起诉讼”为知识产权确认不侵权之诉受理条件的立法理由。《专利法司法解释》将权利人未在合理期限内撤回警告或提起诉讼作为确认不侵权之诉的受理条件之一,根本原因在于确认不侵权诉讼制度是义务主体对抗权利主体、非常态的诉权设置方案。该制度一方面要制止权利人对知识产权的滥用,另一方面要保障与发展当事人诉权,同时又要防止被警告人或利害关系人滥用诉权,迫使权利人卷入不必要的诉讼,因此制度设计会对被警告人或利害关系人的起诉条件进行严格的限制。当权利人提起诉讼,或向人民法院申请诉前临时措施,请求公权力机关行使公权力救济自己的权利时,请求的意思表示到达法院即发生法律效力,即应认定权利人积极主张了权利。因此,此处的“提起诉讼”应做扩大解释,不仅包括权利人启动诉讼程序的行为,而且包含权利人申请诉前证据保全等临时措施的行为。基于诉前临时措施的申请人应在法律规定的期限内依法提起诉讼,否则将解除保全措施。故在权利人申请诉前临时措施后并在法律规定的期限内提起了诉讼,则“提起诉讼”的时点应追溯为权利人申请诉前临时措施的申请日。本案中,优逸克机械公司于2018年8月20日向本院提交了申请诉前证据保全的材料,本院于同年9月3日出具了诉前证据保全的裁定书。上述两个时间点均在优逸克机械公司收到催告函之后的一个月内。且优逸克机械公司在同年9月10日向本院提起了专利侵权诉讼,使得诉前证据保全措施在侵权诉讼中仍然有效。由此可见,优逸克机械公司在收到催告函之后一个月内积极寻求人民法院对其权利进行救济的意思表示是明确的,且也是及时的。故在权利人积极行使权利的情形下,不存在需要启动确认不侵权之诉的必要性。

因此,虽然优逸克机械公司发出过侵权警告,但基于优逸克机械公司在合理期限内提起了诉讼,本案不符合确认不侵权之诉的受理条件,应驳回盛开物流公司的起诉。同时,鉴于盛开物流提起过本案确认不侵权之诉,从维护双方权益、提高审判效率的角度出发,在侵权诉讼中,法院将视情况对优逸克机械公司的撤诉权进行一定的审查或限制。