【独道法务】专利尽调难在哪？为什么很多律师做不好？
来源 / 智合
但是很多公司对专利的尽职调往往还停留在资质证书层面，即专利是否获权、专利权是否有效存续等内容。
在通讯、医药、机电等技术含量较高的领域，专利尽调的作用不可小觑，全面的专利尽调应从技术维度、市场维度、法律维度开展，从专利视角综合多学科获取的信息与结论，对投资决策具有重要意义。
一
专利尽调的技术维度
从头到尾均为自研的项目属于少数，目标公司往往需要通过转让、许可、收购等方式从上游获取技术，或者在原辅材料、工艺过程等使用第三方开发的相关技术。
比如医药领域常见如下情况：A公司专门筛选候选化合物，筛选出几个具有初步药效的化合物结构后，转让给B公司，B公司将候选化合物进行优化、改造，确定最终结构，许可给C公司进行药物开发，C公司完成临床前研究及I期临床试验后开始融资，形形色色的投资人进入C公司开始尽调。
是否仅对C公司进行专利尽调就足够了？是不是通过在协议中要求C公司保证专利完整有效、权利无瑕疵，专利尽调就可以简化？
显然不是！
如果上游A、B公司的转让、授权有一定限制条件，转让协议如果在一定条件下可以解除，授权如果在一定条件下可以撤销，如何保证投资收益？
仅依靠C公司的承诺与保证，C公司的履约能力如何？产品的技术与竞品相比具有哪些优劣势，C公司是否掌握核心技术，A、B公司是否开发了或后续有权开发其他竞争产品？
上述问题，均需要在专利尽调中拨云见日，解开谜团。
因此不仅要对C公司的专利进行检索及分析，也需要检索A、B公司是否申请了相关产品（包括目标产品、衍生产品、竞争产品）的专利，并检索A、B、C三个公司的主要研发人员是否作为专利权人或发明人申请了相关专利。
对A、B、C三个公司之间的技术转让/许可合同需要认真研读，明确许可类型——独占许可、排他许可、还是一般许可，判断是否可以解除、撤销。
Paper work 对于专利尽调是不充分的，还应通过现场尽调或电话会议形式与目标公司的技术人员、专利人员、CEO及高管进行沟通，梳理清楚技术脉络，判断技术来源是否存在问题。
越是技术含量高的项目，越多的技术诀窍不愿披露，因此投资方的技术人员做技术尽调时经常被拒之门外，毕竟同行交流容易导致关键信息外泄。
这种时刻，专利人员的技术尽调可以“围魏救赵”，专利需要判断创造性大小、授权前景及后续专利布局的空间，因此需要把目标技术与现有技术做对比，可以对技术先进性进行初步判断。
二
专利尽调的市场维度
专利尽调的误区：有专利等于对产品有保护；有专利等于不侵权；有专利等于有市场、无仿制，等于高估值。
由于保密、技术改进、增加创造性等原因，导致很多专利没有覆盖产品，即技术点不在专利保护范围内，专利无法实际保护产品，所以在专利尽调中，一定要向对方确认专利是否覆盖了产品。
即使对方确认，仍需多方验证，尽量将具体的技术细节逐一确认是否在专利保护的范围内，因为对方的技术人员可能并不十分了解专利，也无法准确理解专利语言，此时需要把专利语言“翻译”一下，拆分为多个技术问题向技术人员确认，比如“专利中的装置长度是5米-10米，产品的长度是在这个范围内吗？”“专利中的步骤是先加料再搅拌，我们的步骤究竟是先加料，还是先搅拌？”等等，这样提问就不会出现理解偏差。
有一种“神逻辑”被很多投资人笃信，即产品有专利保护，证明技术是新的，否则专利无法被授权，既然是新的技术，因此不会侵权。
从一个技术点来说，这种逻辑是成立的，但是一个产品不可能是一个技术点，而是由许许多多的技术点构成，只要有一个技术点侵权，产品就可能被诉侵权、被要求停产。
在通讯领域里的专利交叉许可非常常见，Y公司许可W公司手机滑屏技术，W公司许可Y公司指纹解锁技术，一部手机的软硬件加起来可能涉及成百上千件专利，所以不是有专利就高枕无忧，侵权判断是专利尽调中最复杂、最重要的环节。
BD及财务人员在做投资项目的财务模型时，经常在专利到期日之前假设无竞争对手，专利到期后出现一个销售断崖式下降，貌似很合理。
但是如果没有对专利进行认真评估，这种假设多少有些盲目，专利的稳定性如何，是否容易被无效？专利的范围大小是否适当，是不是一个“点专利”，是否可以有效的屏蔽竞争对手？
这些内容均需要在专利尽调中进行评估及判断，否则市场假设就无法准确，投资可能被一个不稳固的“纸专利”蒙蔽，造成损失时追悔莫及。
另外，在选择竞品时需要从市场角度选择，是否能在未来的市场中构成竞争关系，如果可以构成，就需要在尽调中进行重点判断产品与竞品的技术差异、专利保护方面的差异，预测对市场的影响。
三
专利尽调的法律维度
专利尽调的法律维度分为两个层面：
第一，在尽调层面，判断是否存在法律风险；
第二，在交易层面，将专利尽调的问题落实到交易文件中。
很多先进技术来源于其他公司，有些技术人员在海外公司、国内的跨国公司、竞争企业中从事研究工作后，出来创业，这类技术需要谨慎调查，技术是否属于职务发明？是否构成不正当竞争？
专利人员需要与法务人员互相配合，才能很好的完成这部分尽调任务。
专利尽调还需要结合重大合同进行判断是否存在法律风险，重大合同包括权属相关合同，转让、授权、出资、增资等对权利处置过程中，是否对专利的处置做了约定，如进行了约定，履行情况需要调查清楚，比如在出资协议中约定某项技术及专利转让至目标公司名下，就需要调查是否实际履行到位，后续技术及专利的使用情况如何。
融资、贷款、抵押、质押等金融类合同中有可能对专利权已经进行了限制性约定，存在专利的估值名不副实的风险。
技术合同在尽调中不仅技术人员要关注，专利人员也需要重点关注，技术合同不仅有助于梳理技术脉络，而且合同中的知识产权归属条款需要认真阅读，结合其他信息判断目标公司是否掌握核心技术及知识产权。
专利尽调发现的所有问题，不仅可以为投资决策提供依据，而且可以增加合同谈判的筹码，风险触发可以与对价调整关联，避免发生风险后投资人无法挽回损失。
另外，专利尽调不仅要发现问题，更要给出解决建议，因为专利的专业性较强，所以BD人员常规的谈判策略、技巧及解决方案往往在专利问题上无法施展。
这就需要专利人员在尽调时也要考虑交易，除了常规的陈述与保证，还可以设置一些针对本交易定制化的条款。
例如，特定专利的授权或一段时间内必须有效，出现第三方侵权问题如何解决，出现仿制品如何处理，后续专利申请哪方负责等等，均需要在交易文件中约定清楚。
结语
尽职调查是逆向思维，并不是一个好的专利代理师就能做好专利尽调。
很多专利审查员转型后到企业、律所从业，其检索能力、撰写能力都非常优秀，但是在专利尽调中往往出现无法全面贯通。
在某一个点上或几个点上很专业，但无法将技术、市场、法律进行多维度融合、跨专业综合考量，容易以偏概全，遗漏重大问题，出现系统性风险。
责编/Sarah 编辑/Willa 分类/原创