商标先用权的法律适用
作者：刘川 重庆理工大学重庆知识产权学院
原标题：商标先用权的法律适用
IPRdaily导读：商标先用权系法律赋予在先使用并具有一定影响的商标先用人以对抗商标权人的一项抗辩权，这强化了在先使用未注册商标的保护。虽然商标先用权制度设置是为了平衡商标权人与商标先用人，但若不细化和限制商标先用权的适用，势必会造成商标先用权的滥用，损害商标权人的合法权益，并且造成相关公众的混淆和误认。为了完善商标先用权制度，应当统一在先使用商标“一定影响”认定的最低标准；严格限制商标先用权的适用；注重区别标识，避免相同或类似商标商品共存。
关键词：商标先用权 在先使用 商标共存
一
引言
经过商标法四次修改可以看出，对于商标先用抗辩权的法律规定，在1993年和2001年的商标法均未涉及，但在2013年的商标法修改中，将商标先用权制度纳入到了商标法第七章注册商标专用权的保护中，这也是第三次商标法修改的最大亮点，而在2019年的商标法修改中，继续保留了该条款。究其原因主要在于市场中商标抢注现象严重，为了规制商标抢注现象的发生，从而设置该条款，并且为了配套的完善和规制抢注商标后的恶意诉讼现象，在2011年我国《民事案由规定》中新增“因恶意提起知识产权损害责任纠纷”，并将其列为“知识产权权属、侵权纠纷”项下，这标志着我国法治体系的完善以及强化知识产权正当维权。虽然商标先用权制度的规定能够限制商标权人的部分权利，并强化未注册商标的保护，但由于对商标先用权的认定以及商标附加区别标识并未给予细化，从而使得该条文在司法实践中难以形成统一，由此本文从法律规定入手，对商标先用权制度进行深入分析，并给出完善的建议。
二
商标先用权制度的界定
（一）在先使用商标必须具有一定影响
根据商标法第59条第三款规定，商标先用人以商标先用权对抗商标权人就必须符合该商标具有一定影响。由此，商标具有一定影响对于商标先用权的获得就尤为重要。为了统一和规范“商标具有一定影响的认定”，在2010年《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的18条对于“一定影响”予以规定，即：在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。在青岛君橙传媒科技有限公司等与国家知识产权局商标行政纠纷案中，[1]法院也引用了该规定对于“一定影响”进行认定。
通过对司法实践中，法官对于“一定影响”的判断进行梳理可知，法院在判断“一定影响”主要是通过在先商标的客观使用以及对于相关公众的影响进行综合判断。例如在阜阳市颍州区舞之林课外教育培训中心有限公司与亳州市舞之林文化传媒有限公司案中 ，[2]法官认为舞之林课外教育培训中心有限公司使用“舞之林”已经多年，并且参加多次省、市级的文娱演出活动，因此具备一定影响力。然而在泰州万仕道企业管理有限公司和山东职来职往人力资源管理服务有限公司侵害商标权纠纷案中，[3]法院在判断在先使用商标的一定影响力却是通过倒推法，即：由于山东高速集团济南分公司、济南热力工程公司、山东画院等单位均系山东省内的知名单位，并持续使用了“职来职往”字样，因而已经使得“职来职往”在山东人力资源市场具有一定影响。由此可以看出，在司法实践中法院会根据个案的情况调整衡量商标影响力的标准，不同法域对于在先使用并具有一定影响力商标的认定难以达成统一。[4]在不同的案件中，法官通过客观证据加上主观认定来进行判断，这就导致了对于商标“一定影响力”的认定界限模糊。笔者认为，恶意抢注他人在先使用商标的行为就足以认定该商标具有一定影响力。因为若存在商标被恶意抢注情形，该行为就说明此商标具有一定影响力，否则他人并不会耗时耗力进行抢注。[5]
（二）原使用范围的判断
在阿迪达斯公司与晋江市麦克格雷迪公司确认不侵害商标权纠纷案中，[6]法院综合评价了商标先用人对该商标的具体使用类别、地点和方式，来判断商标先用人是否在原范围内使用该商标。在信息时代中，商标商品又可划分为线上和线下，线上商标先用权所涉及的范围不应当延伸到线下市场，而线下市场的在先使用商标商品应当限于线下，若扩展到线上，无疑会扩大其原使用范围。[7]笔者认为，之所以保护先用未注册商标是因为该商标在一定范围内通过使用，从而在相关公众中形成了特定联系，并且在特定范围内形成了商誉。理应对应给与在先未注册商标予以有限的保护，但为了保护商标权人的合法利益，不应允许在先未注册人延伸原使用范围。此处的原使用范围应当做扩大解释，应当包括以下几个方面：其一，地理位置上的原使用范围；其二，使用商标商品或服务所涉及的原使用范围；其三，线上销售渠道或平台涉及的原使用范围。
（三）商品和商标具有相同或者类似性
根据《商标法》第59条第3款规定，使用商标先用抗辩的前提之一就是双方商标要相同或相似并且用于相同或类似商品上。在司法实践中，由于商品的多样化以及功能的复杂化，从而导致商标商品相同或类似的判断相较于商标本身相同或类似的判断更为复杂。在深圳市索爱智能电器有限公司与广州市昂达信息科技有限公司商标纠纷案中，[8]法院结合商标商品分类号以及是否导致相关公众混淆来判断商品相同或类似性。当然，在司法实践中，使用尼斯分类表对于商品分类的划分来认定两商标商品的相同或相似具有可行性，因为尼斯分类表是根据《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》制定的商标类目分类表，其划分具有一定的科学性。这一方面能够防止商标权人的权利范围过大，另一方面也体现出商标商品在市场流通，为了保护公共利益，避免相关公众产生混淆或误认是理所应当。
（四）在先使用商标的时间判断
对于商标先用抗辩权形成要件中，在先使用商标时间节点的判断，应当同时对比在先使用商标与注册商标首次投入市场的使用时间，比较的起点要相同。在新兴县鲜仙乐公司与广东佳宝公司侵害商标权纠纷案中，[9]法院也认为在先商标的使用必须既早于涉案商标申请注册的时间又早于涉案商标被实际使用的时间。在先使用商标与注册商标的时间判断，不应当仅局限于对比商标权人注册商标的申请日期，还应当扩大到商标权人首次使用商标的时间。这也是对于商标权人的保护，倘若商标权人在未注册商标期间对商标进行使用，这个使用的过程本身就是具有正当性的，如果对这个阶段的商标不加以保护，必然会有失公平。
（五）在先使用商标行为的持续性
企业在经营活动中对于商标的持续使用是该商标具有价值的基础，同时也是商标与企业和相关公众形成特定联系的重要原因。[10]商标之所以有价值是因为企业将其投入市场，通过后期的广告、媒体等方式的宣传，然后该商标在企业的使用中标志着该企业商品或者服务的质量、信誉等，并与相关公众之间形成特定的关联。在余晓华与商评委、成都同德福合川桃片公司商标争议案中，[11]法院认为虽然余晓华在半世纪前使用核桃商品，并在市场中产生了一定的商誉，形成了较高的知名度，但其后的半世纪时间里停止使用“同德福”商业标识，因而导致该商业标识的使用不具有持续性，从而导致该商业标识不具有一定影响力。由此可知，在司法实践中，对于在先商标持续性的要求并未给予细化，而是综合在先商标的影响力、商誉以及是否构成相关公众混淆来综合进行判断。
三
商标先用权的法律限制
（一）使用地域的限制
在先商标使用地域的限制体现了一国知识产权收益最大化的考量和公平竞争秩序的维护。[12]商标先用人在某一区域内具有一定影响力，但在其他的区域由于并没有将产品或者服务投入该区域的市场，所以在其他区域并不具有影响力，同时若商标先用人是通过互联网平台进行销售，则在划分使用地域时，应当限制于已经涉及的销售平台种类。
为了实现商标共存，同时保护商标权人以及商标先用人的权益，避免相关公众混淆，理应对在先使用商标进一步限定在原使用地域范围内享有商标先用抗辩权。若商标先用人可脱离原使用地域范围，这不仅会侵害商标权人对于该商标在国内的独占权，并可能“架空”商标注册保护制度，而且还容易导致相关公众就该商标商品产生混淆误认。因此商标先用人对其商标的使用理应受到使用地域的限制。
（二）使用类别的限制
根据我国商标法的规定，个人、法人或者其他机构可以通过缴纳一定的费用向商标局提起商标注册申请，当商标通过申请后，该申请人就享有了该商标的商标权人，该商标就可以受到商标法的保护。[13]商标权人通过花费了大量财力、人力和物力去注册商标并且等待超过一年的时间才可以拿到商标证书，然而商标先用人并没有走花费相应的财力、人力和时间去相应的程序。如果商标先用人可以在商标权人注册的其他类别进行扩展使用，那么无疑是对于商标权人商标权的挑战，并且缩小了商标权人的商标权，不利于市场竞争和国家知识产权的推广。[14]
商标先用人如果将其商标扩展使用到商标权人注册使用的其他类别。那么该商标先用人的商标至少在以下两个方面不符合商标法第59条第3款的规定：1、扩展使用到其他类别的商标在该类别领域属于全新的商标，因此不具备相当影响力条件；2、在先使用商标扩展到商标权人注册的类别，那么在该领域该商标就不属于在先使用，因为在该领域商标权人的商标已经有所使用了。但若商标先用人欲扩展的类别与商标权人注册的类别并不相同或类似，那么笔者认为商标先用人的商标在该范围是可以扩展的。第一，注册商标并不属于驰名商标，不能够进行跨类保护，因此商标权人无权禁止他人扩展使用该商标到不同类别；第二，就相关公众而言，由于在先使用商标拓展到不同类别，因此面对的相关公众与原使用范围的相关公众群体并不相同，就新类别产品的相关公众并不会因两商标的相同或类似而产生混淆或误认。因此商标先用人可以扩展使用该商标到不相同或相似类别的产品中。
（三）在先使用商标附加区别性标记
商标权人有权要求在先使用并具有一定影响的商标附加区别标志，主要在于区别两者商标，避免相关公众对两者商标产生混淆或者误认。如果商标权人不能要求商标先用人对其商标附加区别标识，两者商标在市场中共存，那么由于两者商标相同或类似，可能就会导致商标权人商标淡化。然而添加区别标识对于商标权人来说是有限的救济方法，目的是为了区别双方商标，达到共存。[15]商标在市场中的价值体现就在于区别商品或者服务的来源，如果两个相同或者类似的商标在市场中共存，并且在相同的产品或者服务上，那么相关公众在该类产品或者服务中进行消费时，就可能对其产品或者服务的来源产生混淆，并不能有效的识别出该商标商品或者服务的来源。这便会导致公众为了避免消费错误而选择此类产品或者服务的替代品，由此对于商标权人来说是十分不利的。
四
建议
第一，规范在先使用商标“一定影响”认定的最低标准。虽然我国《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条对于商标“一定影响”的认定有所规定，但在具体的司法实践中，法院对于个案的商标“一定影响”的认定标准存在差异。为了避免同案不同判以及法官的自由裁量权过大，应当规制在先使用商标“一定”影响认定的最低标准。
第二，严格限制商标先用权的适用。我国商标法第32条是商标注册时对在先具有一定影响力的商标予以保护，而商标法第59条第3款则是法律赋予商标先用人对抗商标权人的抗辩权，并且为了进一步保护他人在先使用并具有一定影响力的商标，第68条还规定了恶意申请和恶意诉讼的处罚。由此可知，商标法对于符合法律规定的商标先用的人商标保护贯穿于商标注册时、商标注册后以及商标诉讼时，既然诸多环节中商标先用人均可主张权利，那么不应当将第59条第3款商标先用权标准放低，否则可能导致商标先用人权利滥用。
第三，注重区别标识，避免相同或类似商标商品共存。在司法实践中，虽然商标先用人以在先使用并具有一定影响的商标进行抗辩，而得到法院的支持，但在后续的添加区别标识中，为了避免相同或类似商标商品共存，而导致相关公众混淆或误认，商标先用人应当及时添加区别标识。商标权人为了维护自身的合法权益，也应当积极配合和督促商标先用人及时添加区别标识。
参考文献：
[1]参见北京市高级人民法院（2021）京行终2299号二审行政判决书.
[2]参见安徽省高级人民法院（2020）皖民终889号二审民事判决书.
[3]参见山东省高级人民法院(2020)鲁民终2361号二审民事判决书.
[4]董冬.商标侵权抗辩的先用权规则[J].中华商标.2016,(10).
[5]王莲峰.商标先用权规则的法律适用——兼评新《商标法》第 59 条第 3 款[J].法治研究.2014,(3) .
[6]参见江苏省高级人民法院（2019）苏民终470号二审民事判决书.
[7]罗莉.信息时代的商标共存规则[J].现代法学,2019,41(04):77-89.
[8]参见中华人民共和国最高人民法院（2020）最高法行申11218号再审行政裁定书.
[9]参见广东省高级人民法院(2019)粤民终1861号二审民事判决书.
[10]曹新明.商标抢注之正当性研究[J].法制研究.2011,(9).
[11]参见中华人民共和国最高人民法院（2013）知行字第80号再审行政裁定书.
[12]黄汇.商标使用地域性原理的理解立场及适用逻辑[J].中国法学,2019(05):80-96.
[13]曹新明.商标先用权研究———兼论我国《商标法》第三修正案[J].法治研究.2014,(9) : 16-24.
[14]John Papavasiliou FN，Using the Federal Trademark Registr ation Process to Create a Broader yet Fairer Solution to D omain Name Conflicts，http：// heinonline.org.
[15]WRCORNISH.Intellectual Property（3rd ed）［M］.London: Sweet＆Maxwell，1996: 630