《审查指南》第二部分第三章3.1(2)中规定,“判断新颖性时,应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较,不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。即,判断发明或者实用新型专利申请的新颖性适用单独对比的原则。”
第33703号无效宣告请求审查决定(国家知识产权局,以下简称“被诉决定):如果有其他证据能够佐证一份现有技术公开的技术内容与本专利权利要求限定的技术方案采用了相同的技术手段,并解决了相同的技术问题,达到了相同的技术效果,则该权利要求相对于该现有技术不具备新颖性。证据1中没有具体描述LAB-G型喷嘴的圆形头的内壁相对通道的尾端是否具有一对斜导壁。即,证据1没有公开涉案专利权利要求1中的技术特征“一对斜导壁”。证据2(其中的LAB-G400)能够证明证据1中的LAB-G型喷嘴具有一对斜导壁,其设置的位置以及达到的技术效果与本专利权利要求1相同,因此,证据1公开了权利要求1的全部技术特征,并且解决了相同的技术问题,达到了相同的技术效果,因此,本专利权利要求1相对于证据1不具备新颖性。结论:涉案专利授权的权利要求1~4相对于证据1 证据2不具备新颖性!
☆(2018)京73行初1962号行政判决(北京知识产权法院,一审):
被诉决定认定证据2公开的LAB-G400与证据1中的LAB-G为同一种喷嘴,缺乏依据。
证据1、证据2的文字部分均未记载有关“斜导壁”的技术特征,也无法直接地、毫无疑义地确定。
撤销被诉决定,国家知识产权局就无效宣告请求重新作出决定。
☆(2019)最高法知行终53号(最高人民法院,二审):每一篇对比文件所承载的技术方案都是独立的,即使两篇对比文件各自记载的技术方案指向同一项现有技术载体实物,也不能据此当然将这两篇对比文件结合起来评价权利要求的新颖性,因为此时实际比对的对象已经被变更为任何一篇对比文件均未曾记载的、存在于评价者观念中的现有技术。证据1属于专利文献公开方式,证据2属于期刊文献公开方式,属于两篇不同的出版物,各自公开了不同的技术内容,不能因为其共同指向同一产品就将原本属于两篇出版物公开的技术内容结合起来形成一项新的产品技术方案评价权利要求的新颖性,更何况,本案的现有证据也不能直接、明确地确定证据2中的LAB-G400喷嘴与证据1中的LAB-G喷嘴结构相同。被诉决定一方面认为根据证据1记载的内容并未具体描述LAB-G型喷嘴具有一对斜导壁,另一方面又认为根据证据2可以推知证据1中的LAB-G型喷嘴具有一对斜导壁。其实质是将两篇对比文件公开的技术内容结合起来形成一项新的产品技术方案评价本专利权利要求1的新颖性,比对对象错误,违反了新颖性判断的单独比对原则。如果证据1和证据2指向的是申请日前同一型号而且具有相同结构的喷嘴,则无效宣告请求人应当提交体现完整产品技术方案的一项现有技术,而非通过多篇出版物结合形成新的技术方案评价本专利权利要求的新颖性。
被诉决定将证据2与证据1的技术内容结合评价权利要求的新颖性,违反了新颖性的单独比对原则。
个人理解(为了突出自己,把自己的理解突出显示
):
国家知识产权局似乎认为,证据2中的LAB-G400喷嘴与证据1中的LAB-G喷嘴结构相同具有高度盖然性(原文措辞为“佐证”),因此,可以将证据1与证据2结合评价新颖性。这是个禁区,轻易不要试着越雷池啊,确保一篇对比文件中的一项技术方案
判断发明专利的新颖性时,应当坚持单独对比原则,将一项权利要求分别与一项现有技术单独进行比较,不得将其与几项现有技术的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。基于该单独比对原则,在具体比对时,一般应将一项权利要求记载的所有技术特征与一篇对比文件中记载的一项现有技术方案的全部技术内容进行比对,只有在一篇对比文件中的一项现有技术方案公开了一项权利要求记载的所有技术特征时,才能认定该权利要求不具备新颖性。因此,在新颖性判断过程中,不允许将同一篇对比文件中记载的两项及以上技术方案或者两篇及以上对比文件中记载的技术方案结合起来评价权利要求的新颖性。此外,还需特别注意的是,在新颖性评价的语境下,即使是有证据显示,两篇对比文件各自记载的技术方案指向同一项现有技术,也不能据此当然将这两篇对比文件结合起来评价权利要求的新颖性。原因在于,每一篇对比文件所承载的技术方案都是独立的,如果以两篇对比文件各自记载的技术方案指向同一项现有技术为由,将上述两篇对比文件结合起来评价权利要求的新颖性,实际上已经变更了对比对象。该比对对象已经不是任何一篇对比文件本身所记载的技术方案,而是被转换为两篇对比文件结合起来的另一项技术方案。这种做法一方面将会导致新颖性评价与创造性评价之间的界限模糊,另一方面也会致使新颖性评价中的比对对象发生错误,即实际比对的对象是任何一篇对比文件中都未曾记载的、存在于评价者观念中的现有技术,新颖性评价将丧失客观性。