如何认定属于功能性特征的除外情形？ | 知识产权Insight第125期

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本案来源于最高人民法院知识产权案件年度报告（2020）摘要之3，涉及功能性特征除外情形的认定。

在本案中，专利权人向最高法院再审称，权利要求1前序部分“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”技术特征(以下简称争议技术特征)系本领域普通技术人员的公知常识，不属于功能性特征，一、二审判决对争议技术特征作出了错误的法律定性，并主张权利要求1争议技术特征与被诉侵权产品相应技术特征构成相同特征。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称专利司法解释二)第八条第一款规定，功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

因此，本案的争议焦点在于，涉案专利权利要求1的上述特征是否属于专利司法解释二第八条第一款所规定的功能性特征除外的情形。上述除外的情形，是指虽然该特征形式上表现为功能性特性，但是，由于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式，所以司法解释允许这类特征直接按照其功能或效果来确定其保护范围，而不必将其保护范围限缩至说明书及附图记载的实现所述功能或者效果“不可缺少的技术特征”。

可见，是否可以认定为属于功能性特征的除外情形，对权利要求保护范围的影响极大。本案示出了证明权利要求技术特征属于功能性特征的除外情形的方法，并进一步揭示了对于功能性特征的除外情形的侵权比对方式。

文末有大岭IP的案例简评和实务建议。

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案例：SMC株式会社与上海宇耀五金模具有限公司、乐清市博日气动器材有限公司再审案

案号：（2019）最高法民申5477号

来源：最高人民法院知识产权案件年度报告（2020）

裁判要旨：功能性特征除外情形的认定

基于专利申请日前本领域普通技术人员的知识水平和认知能力，如果实现争议技术特征所述功能或者效果的具体实施方式属于本领域普通技术人员的公知常识，应认定该争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形，不属于功能性特征。

裁判文书摘录：

  本院认为，本案在再审审查阶段的争议焦点问题是：权利要求1争议技术特征是否系功能性特征；权利要求1争议技术特征是否与被诉侵权产品相应技术特征构成相同或等同特征。
  (一)权利要求1争议技术特征是否系功能性特征
  根据专利司法解释二第八条第一款的规定，并非所有包含特定功能、效果的技术特征均为功能性特征，对于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的，该技术特征不属于功能性特征。对于争议技术特征是否属于上述功能性特征的除外情形，应由当事人进行举证，基于专利申请日前本领域普通技术人员的知识水平和认知能力，如果实现争议技术特征所述功能或者效果的具体实施方式属于本领域普通技术人员的公知常识，应认定该争议技术特征不属于功能性特征。
  本案中，首先，根据涉案专利权利要求书和说明书记载，涉案专利要解决的技术问题是简化螺线管通电系结构和组装并保证其绝缘性，而争议技术特征“螺线管在接近或远离阀座的方向驱动阀芯”位于涉案专利权利要求1前序部分，并非涉案专利发明点。可见，从涉案专利整体看，对于如何实现争议技术特征所述功能或效果属于涉案专利申请日前的现有技术。其次，判定争议技术特征是否属于功能性特征，主要看现有证据是否足以证明本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式，至于被诉侵权产品实现该功能或者效果的具体实施方式有无创新性，对上述争议技术特征是否属于功能性特征的判定并无影响。为证明争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形，SMC株式会社提交了相关证据。其中《中国电力百科全书》属于涉案专利申请日前的公知常识性证据，在该证据的“电磁阀”词条中，明确载明了电磁阀的基本部件和工作原理，即：“电磁阀是利用电磁力驱动的阀门。它是自动控制系统中的一个执行部件，用它来控制流体介质的通断或改变其流动方向……电磁阀由电磁部分、中间部件、阀座及手动操作器四部分组成。电磁部分由电磁线圈与磁芯构成……磁芯受电磁线圈驱动；中间部件由磁芯带动……阀座用来连接被控介质管道或输出管道。”可见，该证据中记载的电磁阀的电磁部分可以用电磁力驱动磁芯和中间部位以接近或远离阀座达到连接管道的目的。SMC株式会社在申请再审时进一步补充提交了三份证据：《液压阀》(中国铁道出版社1982年出版)、《油压技术》(产业图书株式会社1988年1月28日出版)和《液压阀快速流体控制阀的相关研究》(1994年3月25日出版)。证据1来源于上海图书馆，证据2、3来源于日本国立国会图书馆，并经过公证认证，上述证据的真实性可以确认。三份证据中《液压阀》(中国铁道出版社1982年出版)和《油压技术》(产业图书株式会社1988年1月28日出版)为涉案专利申请日前的教科书，属于公知常识性证据，上述证据用以补充证明本领域普通技术人员对于电磁阀的知识水平和认知能力，本院予以采纳。上述证据进一步具体公开了电磁阀的部件和工作原理，虽然具体实施方式不完全相同，但都是利用电磁力推动相应部件接近或远离阀座以控制流体介质管道的通断。SMC株式会社提交的上述证据足以证明实现争议技术特征“螺线管在接近或远离阀座的方向驱动阀芯”的功能或效果的具体实施方式对于本领域普通技术人员属于公知常识，争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形，不属于功能性特征。
  (二)权利要求1争议技术特征是否与被诉侵权产品相应技术特征构成相同或等同特征
  如上所述，争议技术特征并非功能性特征，无需适用《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条的规定，以说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式确定争议技术特征的内容。只要被诉侵权产品相应特征可以实现争议技术特征的功能或效果，应认定与争议技术特征构成相同特征。
  二审法院应进一步对涉案专利权利要求1和被诉侵权产品其他特征进行比对，并审查博日公司合法来源抗辩是否成立后，对本案作出裁判。

  依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第一款规定，裁定如下：

  指令上海市高级人民法院再审本案。

（审理法官：佟姝 毛立华 戴怡婷）

案例简评：

功能性特征的认定历来属于专利侵权案件的争议焦点和判断难点。本案给出了以下实务启示：

1. 举证责任：如果被诉侵权人主张权利要求的特征属于功能性特征，即“通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征”，往往由权利要求记载本身即可以确定，一般无需过多举证；此时，如果专利权人主张该特征不属于功能性特征，或者属于功能性特征的例外情形，则需要提供证据予以证明。

2. 证明方式：可以通过证明争议特征所述功能或者效果的具体实施方式属于本领域普通技术人员的公知常识，应认定该争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形。本案中专利权人通过三份工具书或教科书证明，实现该功能的具体实施方式属于公知常识，虽然实现该功能的具体实施方式不完全相同，但是，这足以表明基于专利申请日前本领域普通技术人员的知识水平和认知能力，本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式。

3. 侵权比对方法：对于功能性特征的例外情形，虽然其形式上表现为对功能或效果的描述，但是不属于司法解释所规定的“功能性特征”。对此类特征进行侵权比对时，只要被诉侵权产品相应特征可以实现争议技术特征的功能或效果，应认定与争议技术特征构成相同特征。对于此类特征不需要按照专利司法解释二第八条第二款规定的功能性特征的侵权比对方式进行侵权比对，即“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同”。

总之，这一案例非常重要，其揭示了如何争辩权利要求的特征属于功能性特征的例外情形，并且明确了该类特征的侵权比对的方式。

结合最高法院知识产权法庭“刮水器连接器”专利侵权纠纷案【（2019）最高法知民终2号】所确立的功能性特征的认定规则，目前对于“功能性特征”的认定规则已较为明确，需要引起企业的重视。该案的裁判要旨为：如果专利权利要求的某个技术特征已经限定或者隐含了特定结构、组分、步骤、条件或其相互之间的关系等，即使该技术特征同时还限定了其所实现的功能或者效果，亦不属于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条所称的功能性特征。