适用禁止反悔原则的限制 | 专利实务003
本文要点
在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第13条规定：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”该规定是对适用禁止反悔原则的限制，但是，在实践中，何种情况被认定为所谓的“明确否定”存有不一致的做法。
最高人民法院在曹桂兰等与重庆力帆公司等侵害发明专利权纠纷再审案【（2017）最高法民申1826号】中指出，判断权利人作出的意见陈述是否符合上述司法解释第13条规定的“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。
一、法律规定
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条：权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。
二、问题的提出
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条即为专利侵权诉讼中的重要原则之一禁止反悔原则的规定。
禁止反悔原则是对认定等同侵权的一种限制，旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略，即在专利授权阶段为了获得专利权而对其保护范围进行了某种限缩，或者强调权利要求的某个技术特征对于确定其新颖性、创造性如何重要；在侵权诉讼中又试图取消所作的限制，或者强调该技术特征可有可无，试图扩大其保护范围，从而“两头得利”，损害公众利益。
因此，禁止反悔原则的根本目的在于维持专利权利要求的公示作用，保护社会公众对此产生的信赖利益。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条对适用禁止反悔原则作了进一步限制和完善，其规定如果对于限缩性的修改或者陈述被“明确否定”，则不发生“放弃技术方案”的效果。
但是，如何判断裁判者对专利权人的限缩性的修改或者陈述“明确否定”呢？这在实践中存在不一致的做法，有人认为需要书面明示才算作“明确否定”，如果“未予评述”，就不能算作“明确否定”。
最高人民法院认为上述做法是错误的，我们将对这一案例进行解析。
三、案例解析
再审申请人曹桂兰、胡美玲、蒋莉、蒋浩天与被申请人重庆力帆汽车销售有限公司等侵害发明专利权纠纷案
案号：（2017）最高法民申1826号
涉案专利为名称为“鲨鱼鳍式天线”，专利号为200710019425.7的发明专利，专利权人为蒋小平。
本案中，专利权人在无效过程中进行了限缩性的意见陈述，即认为涉案专利权利要求1中的天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接(技术特征a)并非惯用的技术手段，无线电接收天线通过注塑嵌装及固定卡装在天线外壳内侧上部的方式(技术特征b)并未被公开。
专利权人的上述限缩性陈述，刻意强调涉案专利的技术方案中必须包括技术特征a和b，这也意味着专利权人放弃了那些虽然不包括技术特征a或b，但是包括与技术特征a和b相等同的特征的技术方案。
被诉侵权人认为，被诉侵权产品并非采用天线连接元件，并非采用注塑嵌装或固定卡装，所使用的技术是权利人放弃的技术方案。
本案二审法院认为，在无效阶段，复审委员会对专权利人的上述限缩性意见陈述并未明确评价，相当于“未予评述”，不符合司法解释规定的明确否定的要求，因此，上述专利权人限缩性的意见陈述放弃了技术方案，因为禁止反悔，本案不能适用等同原则认定权利要求的保护范围，被诉侵权产品使用的是权利人放弃的技术方案，没有落入权利要求的保护范围，不侵权。专利权人对此不服，请求再审。
实际上，专利权人在授权阶段，也进行过和无效阶段类似的限缩性意见陈述，认为上述特征a、b与现有技术不同，也并非公知常识。但是，在授权阶段，专利审查员明确否定了上述意见陈述。涉案专利是由于专利权人在权利要求1中补入了另外一个特征“所述无线电接收天线为AM/FM共用天线”而得以授权。
对于无效阶段，复审委员会对于专利权人再一次限缩性的陈述“未予评述”，是否导致适用“禁止反悔”原则，成为了本案的焦点。
对此，最高人民法院在本案中进行了如下评述：
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条的规定，“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”该条以是否存在“明确否定”作为“禁止反悔”原则适用的例外情形，当裁判者对权利人作出的意见陈述予以明确否定，不予认可时，则不导致技术方案的放弃，不适用禁止反悔。
由于专利授权确权程序对于技术特征的认定存在连续性，权利人作出的陈述是否被“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。
根据本案的上述相关事实，在授权程序中，国家知识产权局专利审查部门对蒋小平关于技术特征a、b的陈述意见不予认可，持明确否定意见，而且，涉案专利获得授权并非基于对特征a、b作出的限缩性陈述。
在后续的无效审查程序，专利复审委员会并未推翻实质审查阶段所持的否定意见，不能得出专利复审委员会认为通过连接元件来进行阻抗匹配不是本领域的惯用技术手段，不属于本领域的公知常识的结论，也不能得出“注塑嵌装”及“固定卡装”不是本领域常用的锁固方式，不属于本领域的公知常识的结论。在评价涉案专利具有创造性时，尽管无效决定将技术特征a、b作为区别特征予以了罗列，但技术特征a、b的存在并未影响专利复审委员会以现有技术存在相反的技术教导，本领域技术人员不存在结合特征c“所述无线电接收天线为AM/FM共用天线”的动机，而使得涉案专利具有创造性的审查评判。
由于专利权人作出的限缩性陈述在实质审查中已被明确否定，而无效审查程序并未推翻该认定得出相反的结论，在这种情况下，应当认定存在专利权人的限缩性陈述已被明确否定的事实。这与所作的限缩性陈述并未带来专利权的获得和专利权的维持的事实相符，与“禁止反悔”原则防止权利人“两头得利”的目的不相悖。因此，蒋小平关于特征a、b的意见陈述，不发生技术方案被放弃的法律效果。
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条的规定，本案侵权判定不应适用“禁止反悔”原则。
本案二审法院脱离涉案专利获得授权的具体审查事实，忽略专利权人的意见陈述已在实质审查程序被“明确否定”的事实，割裂了审查程序中对技术特征认定的连续性，仅审查了确权程序的相关认定，认为对权利人的限缩性意见陈述并未明确评价，相当于“未予评述”，不符合司法解释规定的明确否定的要求，进而得出了适用“禁止反悔”原则的错误结论。
最终，最高人民法院指令江苏省高级人民法院再审本案。
小结
1. 在专利侵权案件中适用禁止反悔原则时，判断权利人作出的意见陈述是否符合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条规定的“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。
2. 专利权人在授权或确权阶段，会受到很多关于专利权有效的挑战，这个时候，专利权人为了能够获得授权或者维持专利权有效，不得以会对权利要求、说明书进行限缩性的修改或者陈述，但是，如果专利权人对技术方案限缩性的修改或者陈述，并没有被采信，专利并非是因此而被授权或者维持，专利权人也就没有因此而获利，所以，此时不能认为是对技术方案的放弃。
3. 可见，认定“对技术方案的放弃”有两个条件：一、权利人限缩性的修改或者陈述被采信；二、专利因为其被采信而授权或者维持，即权利人因此获利。