一个专利复审决定引发的思考-公知常识的判定边界
作者：85后代理人
原标题：一个复审决定引发的思考-公知常识的判定边界
IPRdaily导读：在创造性问题的解决过程中，对于公知常识（无论是专利文献还是其他文献证据）的判定合适与否往往是争议的重点之一。然而，俗话说“知己知彼，百战百胜”。只有充分了解对于公知常识的判断标准与判断边界，才能提出有效的修改方案来推进创造性的克服与发明申请的授权。
在一个复审决定中，笔者注意到其是基于复审请求时所修改的权利要求书。即，在首先进入的前置审查阶段，原审查员没有认可修改权利要求中的新增加的技术特征，并认定其为常规技术手段以坚持驳回。而正式进入复审程序后，合议组却与原审查员持有不同观点，即认为修改权利要求中的新增加的技术特征不属于公知常识，并且相对于现有技术具备创造性，所以撤回了先前的驳回决定。因此，笔者对该案例进行了学习和研究，并且关于公知常识的判定边界进行了以下思考。
案例情况
该案件的争议焦点在于复审请求时新增加的技术特征，此处简单描述如下。
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新增加的技术特征 |
对比文件 |
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1 |
进行控制使得中转箱中达到预定真空度； |
进行控制使得中转箱中达到预定真空度； |
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2 |
预定时间之后，检测到未达到预定真空度； |
预定时间之后，检测到未达到预定真空度； |
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3 |
检测中转箱中的压力； |
控制器尝试5次； |
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4 |
当所检测的压力大于周围压力时，开启中转排水程序。 |
如果仍然达不到，则进入故障状态。 |
显而易见，上述新增加的技术特征3和4与对比文件不同，即没有被对比文件公开。然而，前置审查员认为这属于常用技术手段。原因在于，当检测到未达到预定真空度时，可以判定系统故障；而在故障状态下，进一步检测压力并且为了防止中转箱中的废水倒流引起污染而进行排水程序属于常规技术手段。
相比之下，合议组给出的认可理由在于，上述新增加的技术特征3和4限定了系统故障之后的一种后续处理方式，并且没有证据表明其属于公知常识范畴，而且采用该后续处理方式，能够实现根据压力情况进行后续处理，以及时排空中转箱的技术效果。
区别之处
从以上合议组的评述理由来看，笔者认为重点在于“没有证据表明其属于公知常识范畴”以及“能够实现根据压力情况进行后续处理”。前置审查员虽然也认可新增加的技术特征进一步限定了系统故障后的处理过程，然而前置审查员却在其所能实现的技术效果上与合议组的判定不同，也因此做出了不同的审查结果。
具体来说，前置审查员认为的技术效果在于，当检测到系统故障之后，必然存在检修步骤，而在检修中为防止污染情况而进行排水。换言之，前置审查员实际上将“系统的检测过程”与“新增加特征限定的操作过程”进行了割裂，并且认定当完成检测过程后进一步想到这个后续的操作过程是显而易见的。而相比于合议组的判定理由，合议组认为“新增加特征限定的操作过程”实际上是包括在“系统的检测过程”之中的，也就是，新限定的后续操作过程是系统检测过程的一部分，而不应该被割裂为单独的部分。所以，在这种情况下，合议组所认定的技术效果则在于，进一步在系统检测过程中提供了根据压力情况的后续处理过程，即排水步骤。而在现有技术中，合议组也并未检索到能够实现这种技术效果的相同或相似技术方案，因此判定新增加的技术特征不属于公知常识范畴，具备创造性。
从以上可以看出，对于是否属于公知常识的审查标准，或者更广义地说，对于创造性的审查标准，通常会基于这两点进行判定：1、是否存在相同或相似的技术方案；2、所实现的技术效果。而这两者之间也是相辅相成的。如果所争辩的区别特征本身具有足够的区别性，那么其所带来的技术效果也必然基于现有技术中难以达到和实现。而另一方面，在所争辩的区别特征稍显简单的情况下，那么审查的倾向就会偏向于针对“其所能实现的技术效果”的考察。如果技术效果也是相对常规的话，那么克服创造性问题的可能性就会相对较弱了。
修改启示与思路
在笔者的以往工作经历中，常会碰到申请人询问“增加某个特征是否可克服创造性”、“争辩相反启示是否可克服公知常识的认定”或者“发明申请的授权前景”等等问题。而对于这些问题，不妨考虑利用上面谈及的创造性判定边界进行思考和判断，以确定更有效的修改思路，从而解决棘手的创造性问题。
判断区别技术特征以及预测授权前景
如上文讨论的，针对区别技术特征的创造性审查主要基于两点：公开性（即，区别性）以及技术效果。如果由所界定的区别技术特征限定的技术方案相比于现有技术具备足够的差异和区别时，那么这些区别技术特征基本上是可行的。例如，在方法的实施原理或者装置的运行原理方面，与现有技术之间存在不同。诸如，本发明是激光投影刻蚀，而现有技术则是固定图案模具刻蚀；或者，本发明是利用一个装置自己实现拉伸，而现有技术则是一个装置与现有的另外装置之间的配合实现拉伸，等等。当然，在某些撰写质量不佳的申请中，这些实质性的差异还需通过准确地理解技术方案来寻找和获得。
当与现有技术之间的区别性没有足够明显时，关于技术效果的阐述就会变得尤为重要。如果所阐述的技术效果仅是相应领域的常规效果，那么基于这个常规效果，在现有技术文件中检索到相似方案的可能性就相对较高。这种情况下，也就很可能不被认可。相反，如果能够解释和说明这些区别特征在本申请中实现了多于常规效果的其它突出效果，那么基于这些突出效果，现有技术是无法给出任何启示的，因此通过限定这些区别特征来克服创造性的可能性也就大大增加。
争辩相反技术启示
对于争辩对比文件中的相反启示是否将起到作用，还需进一步确定是结构布置方面的相反启示，还是技术效果方面的相反启示。
如果装置中的多个部件之间彼此存在一定的联动关系，使得不能随意变动某些部件的布置方式，否则可能导致整个装置无法运行。那么在这种情况下，争辩相反启示的思路可以考虑尝试。
而如果相反启示仅仅是出于对比文件中提及的技术效果，进而争辩由于这样修改偏离了对比文件的技术目的，所以本领域技术人员基于该技术目的无法想到进行改进。那么这种情况下，审查员很可能以“根据实际需要”的理由进行反驳，也就是，当实际的技术需要发生改变时，想要实现的技术目的自然也随之发生改变，此时通过改进对比文件而获得本申请的技术方案就是完全可以想到的。因此，进行争辩相反启示就很可能收效甚微。
对此，可以考虑重新挖掘和界定本申请的区别特征所带来的技术效果以解决问题。如上所述，当能够给到一个超脱了现有技术中所教导和启示的技术效果时，区别特征就不再等同于相应的现有技术，因此相应的现有技术也就无法给出任何关于改进的相关启示。
结语
在创造性问题的解决过程中，对于公知常识（无论是专利文献还是其他文献证据）的判定合适与否往往是争议的重点之一。然而，俗话说“知己知彼，百战百胜”。只有充分了解对于公知常识的判断标准与判断边界，才能提出有效的修改方案来推进创造性的克服与发明申请的授权。
以上仅是笔者的一些拙见，如观点有片面或错漏之处，望得到各位专家和同行的批评和指正。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）