浅谈“相反的教导”在创造性判断中的作用

一

前言

创造性是专利授权的实质性条件之一。根据我国《专利审查指南》的规定，在对专利的创造性进行判断时，通常采用“三步法”，并且，“三步法”的判断应当遵循整体判断的原则，也就是说，要将现有技术作为整体考虑。正由于在判断创造性时，应当把现有技术作为整体考虑，而现有技术中除了可能包括能与最接近现有技术结合得到该发明的技术，也有可能包括使本领域技术人员偏离该发明的技术，因此，在实践中，“相反的教导”常常会被用来作为增强创造性的理由。虽然“相反的教导”这样的术语并没有直接出现在《专利审查指南》中，但是仍然对实践中专利创造性的判断产生了很大的影响。

二

美国专利审查中的“相反的教导”

“相反的教导”经常被申请人用来作为争辩发明具有创造性的理由。但是，由于相反的教导很难给出定义，实践中常常产生争议。在美国审查指南中，对于相反的教导并没有给出明确的定义，而是通过列举的方式，从正反两方面说明，在某些情况下，应当被认为存在相反的教导，从而认定发明具有创造性，而在某些情形下，反向的教导不足证明发明具有创造性。根据美国审查指南，存在相反的教导的情形包括：对比文件之间不能够结合的情况。例如，要求保护的是一种同时含有铁和碱金属的催化剂。现有技术中，一篇对比文件公开了一种催化剂，其中锑和碱金属可以互换，并获得相同的效果。另一篇对比文件中公开了向催化剂中加入铁，但明确地排除了锑。由于第二篇对比文件中排除了锑，而第一篇使用了锑，因此，这两篇对比文件无法结合，属于存在相反的教导的情形。由于存在着相反的教导，发明是非显而易见的，具有创造性。

此外，如果需要进行的改变将会使现有技术中的发明被改变得不适于实现它的目的，那么就不存在启示或动机进行这样的改变。例如，要求保护的是一种在医疗手术中使用的血液过滤装置，其中，血液的入口和出口都位于过滤装置的底部，气孔位于过滤装置的顶部。现有技术中，对比文件公开了一种液体过滤装置，用于除去汽油和其他轻质油中的污垢和水，入口和出口都在该装置的顶部，在该装置的底部设置有活塞，用于周期性地除去收集到的污垢和水。该对比文件还进一步教导了，分离是通过重力辅助完成的。在这种情况下，将对比文件的装置上下翻转，是否是显而易见的，成为案件的焦点。最终，法院认为，如果将现有技术中的装置翻转，该装置就不能正常使用了，因为汽油将留在顶部，从出口流出的是需要被除去的水和更重的油，而不是需要的汽油。也就是说，为了得到本发明的血液过滤装置，需要将现有技术中的汽油过滤装置改变得无法实现其原本的功能，这也是属于相反的教导的一种情形，发明因此而具有创造性。

三

答复简析

以具有两篇对比文件D1和D2为例说明，其中D1为最接近的现有技术，D2为审查员认为有技术启示的现有技术，审查员认为D2中特征A相当于区别技术特征，并给出了将特征A结合到D1以解决其技术问题的技术启示。根据以上的分析，可以从以下几个方面进行答复。

1

对比文件之间不能够结合梦

（1）存在技术偏见、技术领域跨度大等让本领域技术人员难以想到将A结合到D1中。

（2）D1中无法进行特征A的结构设置，即A与D1在结构上完全不能够结合。

（3）D1中明确表示不能采用A这种结构或技术手段。

2

需要进行的改变将会使现有技术中的发明被改变得不适于实现它的梦

（4）特征A结合到D1中后，会造成D1中部分结构失去原有功能。

（5）特征A结合到D1中产生的附加技术效果，与D1原所要解决的技术问题相矛盾，使得对比文件1无法实现其发明目的。

四

案情介绍

下面将结合具体案例，具体阐释如何通过“相反的教导”进行答复。

发明专利申请号201310288862.4，专利名称“一种脚轮装配装置、压紧装置及脚轮的安装方法”（以下简称“本申请”）。在实质审查程序中，审查员以对比文件1与公知常识的结合为证据，认为“权利要求1-9不具备专利法第22条第3款规定的创造性”。

本申请修改前的权利要求1为：

1、一种脚轮装配装置，包括上支撑板和下支撑板，其特征在于，所述上支撑板通过往复运动装置可竖直滑动的设置在下支撑板的上部，所述往复运动装置包括固定在所述下支撑板上的导柱，与导柱滑动连接且固定在上支撑板上的导套；所述下支撑板上设置有用于脚轮定位的脚轮定位装置；所述上支撑板上设置有用于与脚轮配合的底壳定位的底壳固定装置。

对比文件1公开了一种灯具压接装配机构，具体公开了装配机构包括可相对滑动的第一滑板和第二滑板，第一滑板和第二滑板上分别设置有第一限位板（相当于上支撑板）和第二限位板，第一限位板通过往复运动装置可竖直滑动的设置在第一滑板（相当于下支撑板）的上部，第二限位板上设置有定位块（对应脚轮定位装置），第一限位板上设置有用于配合的定位凹槽（对应底壳固定装置），往复装置包括固定在第一滑板上的下导柱及与下导柱滑动连接且固定在第一限位板上的下导套。

对比文件1中的技术方案公开了本申请权利要求1的发明构思，主要区别技术特征在于具体的应用和具体结构设置：本申请所要求保护的是一种脚轮装配装置，下支撑板上设置有脚轮定位装置，该装置还包括用于脚轮定位的脚轮定位装置和底壳固定装置。

审查员认为基于对比文件1已经公开内容的情况下，本领域技术人员在面对压装脚轮时，在具体的装置上设置用于脚轮定位的脚轮定位装置和底壳固定装置是本领域的常规技术设置，且本领域技术人员能够根据实际情况将对应于脚轮定位装置的定位块设置在第一滑板上。即对比文件1与本领域公知常识的结合可以得到权利要求1所要保护的技术方案。

在对比文件1已公开本申请的发明构思，且结构上存在一定相似度，主要区别在于整体装置的对应具体应用和具体结构设置时，审查员很容易给出本领域技术人员可以根据具体的应用和实际情况进行具体结构的设置的判断，从而认定对比文件1结合本领域的公知常识可以得到权利要求1所要保护的技术方案。此时，若仅仅争辩区别技术特征不是公知常识或常规技术手段，可能难以得到审查员的认可。该种情况下，可以采用“结合障碍”争辩对比文件1和公知常识或常规技术手段不能结合。

在进行是否存在结合障碍的分析时，由于审查员认定的区别技术特征是常规技术手段或公知常识，因此，基本上不存在审查员认定的公知常识与区别技术特征作用不同的问题，且在仅存在一篇对比文件的基础上，则不存在技术领域相差太大导致的结合障碍，而技术偏见的情况也较为少见。因此，在对对比文件结合公知常识的结合启示进行辩驳时，一般可考虑是否存在结构性结合障碍和功能性结合障碍，两者的具体采用因基于对对比文件1的内容和结构的具体分析的基础上。

在本申请中，经对对比文件1结构的分析比对，对比文件1和公知常识的结合并不存在结构性结合障碍，即审查员认为的可根据具体情况进行的具体设置在结构上是可实现的。在很多情况下，对比文件1并不会直接明示对比文件1不能采用某种结构或某种技术手段，或与公知常识的结合会造成对比文件1的某些功能障碍。此时，需要基于审查员认定的结合后的结构进行合理的分析和推断，改进后的结构是否会造成某些原有功能的失效，是否会与对比文件1原有的设计目的相矛盾。

在对对比文件1的分析过程中，根据对比文件1背景技术的描述，对比文件1原始所要解决的技术问题之一为降低压装装配，提高零件压接装配的效率。为实现该目的，对比文件1设置了可相对水平滑动的第一滑板和第二滑板，使能够在不影响装配和压装的基础上，减小第一限位板和第二限位板之间的高度间隙，从而减小上压组件的运行行程，提高按压装配效率。然而，若根据审查员认定的对比文件1和公知常识的结合，根据实际情况将定位块设置在第一滑板上，则为使定位块能正确地安装在第一滑块上且与带装配的结构进行固定定位，防止因第一限位板的遮挡而妨碍灯具在定位块上的安装装配，应抬高第一限位板与第一滑板之间的距离，增加灯具安装定位的空间，从而会导致第一限位板在压装配合时行程的增加。因此，将定位块设置在第一滑板上的做法与对比文件1所要解决的问题相互矛盾，使本领域技术人员在看到对比文件1时，不会想到将设置在第二限位板上的定位块设置在第一滑板上。

由上述分析可知，对比文件1与公知常识的结合虽然在结构上具有可行性，但结合后的结构所带来的技术效果与对比文件1原始所要解决的技术问题相矛盾，因此，对比文件1和公知常识的结合存在功能性结合障碍，由此打破了审查员认定的对比文件1和公知常识存在结合启示的逻辑链，让创造性论述的说理更容易得到审查员的认可。

五

结语

本文从美国专利审查中“相反的教导”的介绍入手，从理论和实践的角度分析了在答复审查意见的过程中，如何利用“相反的教导”来争辩发明具有创造性。值得说明的是，并非所有的否定的信息都构成相反的教导。相反的教导是指那些明确公开的区别特征与最接近的现有技术无法结合，或者，区别特征不能解决发明实际解决的技术问题相关的信息。如果与这两方面无关，而仅仅是客观地公开了与技术问题无关的缺陷，则不构成具有创造性的理由。

原创：马金杰    来源：三友知识产权