【案件信息】
一审案号：北京知识产权法院（2020）京73行初3127号第16772554号“TASMANUGG”商标（以下称“诉争商标”）注册于2017年9月14日，指定使用于第25类“服装；婴儿全套衣；鞋；帽；袜；手套（服装）；披肩；腰带；婚纱；内衣”等商品，注册人系澳大利亚企业“温特沃斯有限公司”。2019年永新代表德克斯户外用品有限公司以诉争商标与该公司注册在先的商标第9272334号“TASMAN”商标{核定使用商品：“神父左臂上佩带的饰带；十字褡；睡眠用眼罩；舞衣；修女头巾；防水服；服装带(衣服)；服装绶带；婚纱”}和第25类7件注册和申请在先的 “UGG”商标构成近似为由，向国家知识产权局提出无效宣告请求。温特沃斯有限公司在商标无效阶段答辩称，诉争商标与8件引证商标在整体结构、读音和含义上存在明显差异；且诉争商标经过其宣传和使用已具有极高的影响力和知名度，可以与引证商标相区分。我方在商标无效质证阶段强调，诉争商标完整包含了德克斯户外用品有限公司的“TASMAN”和“UGG”注册商标，证明对方当事人主观恶意非常明显。加之德克斯户外用品有限公司的“UGG”商标早在2011年已被认定为“鞋”商品上的驰名商标，温特沃斯有限公司在实际使用诉争商标时，故意突出使用“UGG”，具有不当利用“UGG”商标知名度的主观恶意。温特沃斯有限公司提交的使用证据和宣传证据多形成于境外，并不能够使中国大陆的消费者对双方的商品进行区分。2019年11月15日，国家知识产权局以诉争商标完整包含两引证商标，在含义上无明显区别，且引证商标“UGG”经德克斯户外用品有限公司使用已具有一定的知名度，容易使相关公众对商品来源产生混淆为由，认为诉争商标与两引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标，裁定诉争商标应当予以无效。温特沃斯有限公司对该裁定不服起诉至北京知识产权法院，主张诉争商标与引证商标在整体结构和含义方面存在显著区别；诉争商标经过广泛使用已经可以与引证商标相区分，不会产生混淆。我方坚持无效阶段的观点，认为对方当事人主观恶意明显，诉争商标的注册和使用极易导致消费者产生混淆。北京知识产权法院审理后认为诉争商标“TASMANUGG”完整包含引证商标“TASMAN”和“UGG”，其含义无明显区别，诉争商标与两引证商标构成近似商标，且诉争商标核定使用的“服装；鞋”等商品与引证商标核定使用的“鞋；袜”等商品在功能、用途等方面关联密切，属于相同或类似商品。此外，依据原告提交的在案证据不足以证明诉争商标经过宣传和使用可以与引证商标相区分，若诉争商标与引证商标使用在相同或类似商品上易使相关公众认为商品来源于同一市场主体或存在某种关联，进而产生混淆。因此，诉争商标违反《商标法》第三十条和第三十一条的规定应当予以无效，维持了被诉裁定。温特沃斯有限公司对一审判决提出了上诉，目前该案正在二审中。关于商标近似的判断规则，《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第15.2条规定在适用《商标法》第三十条、第三十一条时可以综合考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度、引证商标的显著性和知名度等因素。本案中我方作为第三人德克斯户外用品有限公司的代理人，在商标无效行政阶段首先针对引证商标的知名度进行了大量的举证和介绍，包括第三人自1999年即开始在中国使用“UGG”商标，在中国主要城市拥有上百家线下店铺，商品年销售额巨大，并提交了大量关于“UGG”品牌及其商品品的网络报道和广告记录，以及2011年“UGG”商标被国家工商总局认定为“鞋”商品上驰名商标的认定记录，这些知名度证据对于认定双方商标构成近似商标提供了很大的帮助。此外，我方还指出诉争商标“TASMANUGG”完整包含了第三人的在先注册商标“TASMAN”和“UGG”，是由第三人的两件在先注册商标组合而成。在第三人的“UGG”本身就具有很高知名度的情况下，将第三人的另一件注册商标与“UGG”组合使用将更易使得相关公众对商品来源产生混淆。另外，对于此类由英文字母与“UGG”组合而成使用在第25类商品上的商标，我方提交了多份法院和国家知识产权局认为与第三人“UGG”构成近似的商标无效裁定和判决来支持我方的主张，如“JUMBOUGG”“OZWEARUGG”“SHUGG”“OKUGG”等。最终我方提交的证据得到了国家知识产权局和法院的认可，为主张商标近似所需提供的证据材料提供了借鉴。刘祝鑫
刘祝鑫律师自毕业后加入永新知识产权从事法律工作，协助多名主办律师为国内外知名企业处理知识产权侵权纠纷、知识产权授权确权纠纷、行政打假行动、网络侵权投诉、知识产权转让与许可、企业商事纠纷、企业常年法律顾问项目等各类法律业务。
傅凤喜
傅律师的主要执业领域为知识产权、数据安全与个人信息保护和商事合同争议解决。执业二十年来，傅律师代理了各类法律业务共计3800余件。她喜欢挑战，熟悉商业，擅长处理疑难复杂事务，为客户提供具有前瞻性的法律建议不断探索和学习。她积极投身公共事业，为行业发展不遗余力，现为AIPPI 全球数字经济委员会联合副主席、INTA 数据保护委员会成员、北京市律师协会电子商务法律专业委员会秘书长。
