外观设计专利侵权类案办案要件指南之专利侵权抗辩的认定和裁判规则
编者按
近年来，上海法院受理的外观设计专利侵权案件占专利侵权案件总量的50%以上，并呈逐年上升趋势。为妥善审理外观设计专利侵权案件，统一裁判思路，上海法院集结一线审判业务专家撰写了《外观设计专利侵权类案要件指南》（全文4万余字），该指南结合司法实践中最常见、最多发的案件类型，围绕57个法律适用问题，梳理审理要点、提炼裁判规则。该指南还梳理相应的规范指引，并附以38个典型案例。
本期刊发外观设计专利侵权类案办案要件指南节选（三）：《专利侵权抗辩的认定和裁判规则》。
一、现有设计抗辩认定
在专利侵权纠纷中，被诉侵权人有证据证明其实施的设计属于现有设计的，不构成侵犯专利权。被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，应当认定被诉侵权人实施的设计属于现有设计。
【审查要点】
1.现有设计抗辩本质上属于抗辩权，被诉侵权人在专利侵权诉讼、确认不侵权诉讼中均可以主张。
2.法院无需主动审查被诉侵权人实施的是否为现有设计，但鉴于被诉侵权人可能不了解现有设计抗辩制度，在被诉侵权人提交了现有设计证据却不主张现有设计抗辩，或者主张专利设计在申请日前是通用设计，或者已提起专利无效宣告请求并据此主张中止侵权案件审理时，可向被诉侵权人释明是否主张现有设计抗辩。
3.现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计，包括在国内外以出版物形式公开、以使用方式公开或者以其他方式公开等。为公众所知，指的是能够为公众所获得的状态，即公众可以获得，而不要求公众实际上已经获得。
4.现有设计的比对对象是被诉侵权设计与现有设计。该现有设计指的是现有设计文件中所展示的产品设计，包括图片、照片或者实物上能够确定的产品外观。
5.现有设计的比对标准同外观设计侵权比对标准。应以一般消费者的知识水平和认知能力，首先判断被诉侵权产品与现有设计所对应的产品是否属于相同或者相近种类产品，再判断被诉侵权设计与现有设计是否构成相同或无实质性差异。只要有一个条件不符，则现有设计抗辩不能成立。
6.被诉侵权人一般只能援引一项现有设计来主张现有设计抗辩，而不能援引几项现有设计的组合来主张现有设计抗辩。此外，被诉侵权人可以以一项现有设计与惯常设计的简单组合来主张现有设计抗辩。
7.被诉侵权人如以多份对比文件分别主张现有设计抗辩的，应对各份对比文件分别是否构成现有设计抗辩进行逐一审查判断。
【注意事项】
向国家知识产权局请求宣告专利权无效与在侵权诉讼中主张现有设计抗辩的效力并不相同。宣告专利权无效系对专利权效力的否定，被宣告无效的专利权视为自始即不存在，而现有设计抗辩成立并不涉及对专利权效力的评价，仅是在个案中认定被诉侵权行为不侵犯专利权。
【规范指引】
《中华人民共和国专利法》第六十二条 在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》
第十四条 被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。
被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十二条 对于被诉侵权人主张的现有技术抗辩或者现有设计抗辩，人民法院应当依照专利申请日时施行的专利法界定现有技术或者现有设计。
【典型案例】
再审申请人丹阳市盛美照明器材有限公司与被申请人童先平侵害外观设计专利权纠纷案，2015年最高人民法院知识产权案件年度报告案例〔裁判法院：最高人民法院；案号：（2015）民申字第633号〕
裁判要旨：在被诉侵权产品与本案专利相近似的情况下，如果被诉侵权产品采用了本案专利与现有设计相区别的设计特征，现有设计抗辩不能成立。
二、抵触申请抗辩认定
在专利侵权纠纷中，被诉侵权人有证据证明其实施的设计属于抵触申请的，可以参照现有设计抗辩的相关规定，认定不构成侵犯专利权。
【审查要点】
1.抵触申请区别于现有设计，但其在性质上类似于现有设计，故虽然专利相关法律法规并未规定抵触申请抗辩，司法实践中仍参照现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。
2.抵触申请抗辩本质上属于抗辩权，被诉侵权人在专利侵权诉讼、确认不侵权诉讼中均可以主张。
3.法院无需主动审查被诉侵权人实施的是否为抵触申请，但鉴于被诉侵权人可能不了解抵触申请抗辩制度，在被诉侵权人提交了抵触申请证据却不主张抵触申请抗辩，或者已依据抵触申请提起专利无效宣告请求并据此主张中止侵权案件审理时，可向被诉侵权人释明是否主张抵触申请抗辩。
4.抵触申请，是指任何单位或者个人就与专利权人的外观设计同样的外观设计在涉案专利申请日以前向国务院专利行政部门提出申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的专利申请。
5.抵触申请抗辩的比对对象是被诉侵权设计与抵触申请。该抵触申请指的是抵触申请文件中所显示的产品图片及相应的文字记载中涉及的产品设计方案。
6.抵触申请抗辩的比对标准，以一般消费者的知识水平和认知能力，首先判断被诉侵权产品与抵触申请所对应的产品是否属于相同或者相近种类产品，再判断被诉侵权设计与抵触申请所涉及的设计是否构成相同或者无实质性差异。只要有一个条件不符，则抵触申请抗辩不能成立。
7.被诉侵权人如以多份对比文件分别主张抵触申请抗辩的，应对各份对比文件分别是否构成抵触申请抗辩进行逐一审查判断。
【注意事项】
抵触申请影响在后申请专利的新颖性，因而导致在后申请专利无效，故被诉侵权人有权参照现有设计抗辩主张抵触申请抗辩。
【典型案例】
李健开诉黄泽凤侵害外观设计专利权纠纷案，2012年中国法院知识产权司法保护50件典型案例〔裁判法院：广东省高级人民法院；案号：（2012）粤高法民三终字第298号〕
裁判要旨：被诉侵权人以实施在先申请（实质上为抵触申请）中的设计方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。
三、权利用尽抗辩认定
外观设计专利产品由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，销售、许诺销售、进口该产品的，不视为侵犯外观设计专利权。
【审查要点】
1.权利用尽抗辩本质上属于抗辩权，法院对此无需进行主动审查。
2.权利用尽所涉产品需合法来源于专利权人或者经其许可的人。
3.权利用尽所涉产品所有权需从专利权人或者经其许可的人合法转移至买受人。转移的方式主要指销售，同时也包含免费发放、礼品赠送、商品交换等其他方式。
4.权利用尽所涉及的权利范围包括许诺销售、销售、进口各项权能，但不包含制造，也即买受人合法取得专利产品所有权后，可以自由对此进行许诺销售、销售、进口，专利权人无权予以干涉。
5.专利权人在销售专利产品时附加限制条件，如不得转售，对转售地域范围、转售价格进行限制，对进口行为进行限制等，买受人违反该限制条件销售、许诺销售、进口专利产品，权利人主张该行为侵犯专利权的，不予支持；但专利权人可根据合同之诉主张违约责任。
【规范指引】
《中华人民共和国专利法》第六十九条 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：
（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；
（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；
（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；
（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；
（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。
四、先用权抗辩认定
在专利申请日前已经制造相同产品或者已经做好制造的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造的，不视为侵犯外观设计专利权。
【审查要点】
1.先用权抗辩本质上属于抗辩权，法院对此无需进行主动审查。
2.先用权抗辩比对对象系被诉侵权产品与在先产品的比对，比对的标准是两者属于相同产品。
该处相同产品并不要求被诉侵权产品与在先产品完全相同，只要两者与涉案专利外观设计相对应的设计部分相同即可。如专利外观设计不要求保护色彩，被诉侵权产品与在先产品色彩不同并不影响两者属于相同产品的认定。
3.已经做好制造的必要准备，是指已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件，或者已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。
4.仅在原有范围内继续制造中的“原有范围”，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。
5.先用权人对于其在先实施的设计不能单独转让或许可他人实施，除非连同原有企业一并转让或者承继。即先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，不应予以支持，但该设计与原有企业一并转让或者承继的除外。
6.在先制造产品所采用的设计或者在先设计方案，应是先用权人自己独立研发完成或者以合法手段从独立研发完成者处取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。被诉侵权人以非法获得的设计主张先用权抗辩的，不予支持。
7.先用权的抗辩主体不限于制造者，被诉侵权产品的销售者等亦可以该产品的制造者享有先用权为由主张其行为不侵犯外观设计专利权。
【注意事项】
注意先用权抗辩与现有技术抗辩的区分。如在先使用的设计已经使用或者销售公开的，被诉侵权人可同时主张先用权抗辩和现有设计抗辩；如在先使用未导致公开的，被诉侵权人仅可主张先用权抗辩。先用权抗辩与现有技术抗辩的法律后果存在差异，现有设计抗辩成立的，被诉侵权人不构成侵权；先用权抗辩成立的，被诉侵权人仅在原有范围内的制造不侵权，以后如超出原有范围内继续制造的，仍将构成侵权。
【规范指引】
《中华人民共和国专利法》第六十九条 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：
（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；
（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；
（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；
（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；
（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条 被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。
有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：
（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；
（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。
专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。
先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。
【典型案例】
1.再审申请人北京英特莱技术公司与被申请人深圳蓝盾公司北京分公司、北京蓝盾创展门业有限公司侵害发明专利权纠纷案，2015年最高人民法院知识产权案件年度报告案例〔裁判法院：最高人民法院；案号：（2015）民申字第1255号〕
裁判要旨：现有证据能够证明，制造商在申请日前已经实施或已经为实施本案专利作好了技术或物质上的必要准备，且仅在原有范围内继续制造的，先用权抗辩成立。在制造商并非本案被告，但销售商能够证明被诉侵权产品的合法来源以及制造商享有先用权的情况下，销售商可以提出先用权抗辩。
2.盛纪（上海）家居用品有限公司诉上海统一星巴克咖啡有限公司、增城市增豪不锈钢制品有限公司侵害外观设计专利权纠纷案，2016年度上海法院十大知识产权案件〔裁判法院：上海知识产权法院；案号：（2015）沪知民初字第504号〕
裁判要旨：先用权人在专利申请日前已经制造出相关产品、相关产品属于相同产品、先用设计系先用权人自行设计或者以其他合法手段获得、先用权人在原有范围内继续制造的，虽然被控侵权产品落入专利保护范围，但不构成专利侵权。
五、合法来源抗辩认定
为生产经营目的许诺销售、销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能够证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。
为生产经营目的许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持。
合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。
【审查要点】
1.合法来源抗辩本质上属于抗辩权，法院对此无需进行主动审查。
2.许诺销售者、销售者可以主张合法来源抗辩，制造者、进口者不能主张合法来源抗辩。
3.合法来源抗辩成立的，被诉侵权人仍构成侵权，应当承担停止侵权的民事责任，仅是不承担赔偿责任。
4.合法来源抗辩的要件之一系被诉侵权人主观上不知道也不应当知道其许诺销售、销售的产品系专利侵权产品。专利侵权诉讼中，该主观过错的举证责任在于原告方，应当结合专利产品的知名度、专利产品售价与被诉产品售价的差异、专利权人是否向被诉侵权人发出过侵权警告函、被诉侵权人是否曾因相同的侵权行为受过行政处罚、被诉侵权人对于专利产品的了解情况等因素进行综合审查判断。
5.合法来源抗辩的另一要件系被诉侵权产品是通过正常商业方式取得，被诉侵权人应当提供符合交易习惯的相关证据。符合交易习惯的相关证据应当根据不同的交易方式予以综合认定。
6.合法来源抗辩成立的，仅免除经济损失的赔偿责任，仍应承担合理开支的赔偿责任。
【注意事项】
合法来源的审查应在个案中综合交易方式、交易价格等因素进行判断。如司法审查标准过于严格，则无法适应当前市场经济的复杂变化，无助于实现保障交易安全的立法目的；反之，如过于宽松，则有可能放纵专利侵权行为，难以打击侵权源头。此外，被诉侵权人主张的前手制造商或销售商对侵权产品的来源予以认可的，可以适度降低合法来源证据与被诉侵权产品关联性的要求。
【规范指引】
《中华人民共和国专利法》第七十条 为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条 为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。
本条第一款所称不知道，是指实际不知道且不应当知道。
本条第一款所称合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。
【典型案例】
1.再审申请人宁波欧琳实业有限公司与被申请人宁波搏盛阀门管件有限公司，二审上诉人宁波欧琳厨具有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案，2017年最高人民法院知识产权案件年度报告案例〔裁判法院：最高人民法院；案号：（2017）最高法民申1671号〕
裁判要旨：一方当事人出具的有关其生产并提供被诉侵权产品给其他当事人的“声明”属于当事人陈述，在专利权人对该声明不予认可，且缺乏其他客观证据证明的情况下，应认定合法来源抗辩不能成立。
2.再审申请人雅洁公司与被申请人杨建忠、卢炳仙侵害外观设计专利权纠纷案，2014年最高人民法院知识产权案件年度报告案例〔裁判法院：最高人民法院；案号：（2013）民提字第187号〕
裁判要旨：侵权产品的使用者、销售者与制造者就各自的行为分别承担法律责任，不能因查明或认定了侵权产品的制造者就当然推定使用者、销售者的合法来源抗辩成立，免除其举证责任。也不能因为制造者已经承担了侵权责任，就免除合法来源抗辩不成立的使用者、销售者的赔偿责任。对于合法来源证据的审查应当从严把握，尤其要注重对证据的真实性、证明力、关联性、同一性的审查。
3.再审申请人孙俊义与被申请人郑宁侵害实用新型专利权纠纷案，2014年最高人民法院知识产权案件年度报告案例〔裁判法院：最高人民法院；案号：（2014）民申字第1036号〕
裁判要旨：当事人援引《中华人民共和国专利法》第七十条的规定主张“合法来源”抗辩时，如果专利权人能够证明已经向销售商发出了明确记载有专利权和被诉侵权产品的基本情况、侵权比对结果及联系人等信息的警告函，且销售商已经收到该警告函的情况下，原则上可以推定销售商知道其销售的是专利侵权产品。
来源：中国上海司法智库