浅议“一案两请”的适用条件
摘 要
1
增加获得专利权的可能性
2
快速获得专利权
3
获得较长的专利保护期限
然而一案两请有严格的适用条件，例如专利法第9条第1款规定的“先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权”以及专利法实施细则第41条第2款规定的“应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利。以下结合典型案例对不满足上述条件的后果进行详细说明。
案例一（第109490号复审决定）
涉案申请（以下称本申请）是申请号为201110172337.7，申请日为2011年6月15日，的发明专利申请。经实质审查，国家知识产权局原审查部门以本申请不符合专利法第9条第1款的规定发出驳回决定。驳回决定引用的对比文件1（CN202541761U）是本申请人于本申请日提出的实用新型，该实用新型的权利要求与本申请的权利要求相同，并已于2012年11月21日公告授权。
由于申请人在申请时未对同样的发明创造已申请了实用新型专利作出说明，不符合专利法第9条第1款及实施细则第41条第2款关于通过声明放弃该实用新型专利权，以获得授予发明专利权的规定。因此，申请人不能通过放弃该实用新型专利权而获得本发明专利权。
据此，专利复审委员会作出第109490号复审决定：维持原驳回决定。
北京知识产权法院的观点与专利复审委员会一致，作出（2016）京73行初4308号一审判决：驳回原告诉讼请求。
本案例一给出的启示：
同一申请人在同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利均应当履行 “作出声明”的义务，如果在申请时没有对同样的发明创造已申请另一专利作出说明，申请人不能通过放弃该实用新型专利权而获得本发明专利权。
案例二（第45021号无效决定）
专利权人提交了意见陈述，表明同意放弃实用新型专利权，并已经提交了放弃专利权声明。
专利复审委员会认为，本专利与证据1的实用新型构成同样的发明创造，应当宣告该项专利权无效。但是，专利法第9条第1款的规定如果两项专利权为同一专利权人 同日申请的一项实用新型专利权和一项发明专利权，专利权人在申请时根据专利法实施细则第41条第2款的规定作出过说明，且发明专利权授予时实用新型专利权尚未终止，在此情形下，专利权人可以通过放弃授权在前的实用新型专利权以保留本专利的发明专利权。
本案例二给出的启示：
同一申请人在同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，因不同程序的时间差等原因导致该发明和实用新型均被授权的，只要专利权人在申请时根据专利法实施细则第41条第2款的规定对本申请还申请另一专利作出过说明，在无效程序中有机会通过放弃实用新型专利权而保留发明专利权。
案例三（第34931号无效决定）
涉案专利（以下称本专利）是申请日为2011年8月4日，授权公告日为2016年5月11日的发明专利201110222488.9，无效请求人以本专利不符合专利法第9条第1款的规定为理由，请求宣告本专利所有的权利要求无效。请求人提交的证据为本专利权人于本专利申请日提交的实用新型专利，该实用新型专利的权利要求与本专利相同，授权公告日为2012年5月9日。
专利复审委员会认为，依据专利法第9条第1款的规定，禁止重复授权存在如下的例外情形，即对于同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，可通过放弃实用新型专利权的方式获得发明专利权以避免重复授权，但应当满足以下条件：申请人在申请时分别作出说明；在先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权，否则不能授予发明专利权。
无效请求人不服专利复审委员会的决定，于法定期限内向北京知识产权法院起诉。
北京知识产权法院认为：专利法第9条的规定中，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的作法是作为禁止重复授权的例外情形给予有条件的肯定。一方面充分保障了申请人的选择权利，使申请人在快速获得授权的同时拥有更长的保护期限，也平衡了公众的知情权利，确保公众的利益不受损害；另一方面对这种作法进行了必要的限制，即只有当在先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，才可以授予发明专利权。
原告专利权人不服北京知识产权法院的一审判决，于法定期限内向北京市高级人民法上诉。
北京市高级人民法院的观点与北京知识产权法院基本相同。北京市高级人民法院的观点对专利法第9条第1款有进一步解释：其中的“同样的发明创造只能授予一项专利权”应理解为“同样的发明创造不能被两次授予专利权”；“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”应属“同样的发明创造只能授予一项专利权”的例外情形。在该情形中，在满足相应的必要条件下，同样的发明创造可以被两次授予专利权。
本案例三给出的启示：
同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，如果在先授权的实用新型专利权已于发明授权之前失效，那么发明专利将无法获得授权，或者已授权的发明将被宣告无效。
总 结
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