创造性判断的辅助因素（四）
四
【指南规定】
当发明的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的，则一方面反映了发明具有有益效果，同时也说明了发明是非显而易见的，因而这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。但是，如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如由于销售技术的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据。
【案例1】
案号：无效决定号WX12728、二审判决（2009）高行终字第1441号、再审判决（2012）行提字第8号
专利号：200420012332.3
专利名称：女性计划生育手术B型超声监测仪
详情：涉案专利被宣告“专利权全部无效”后，专利权人提起行政诉讼，一审维持无效审查的决定，专利权人提起上诉，并在二审中提交了新证据，用以证明涉案已经取得商业上的成功。对此，北京高院二审认为：“新证2、3能够证明依照本专利的技术方案生产的B超监视妇产科手术仪已经在全国广为推广并通过政府采购占有一定的市场份额。上述证据可以证明本专利已经取得商业上的成功，而且这种成功是由于该实用新型的技术特征直接导致的。”最高人民法院再审认为：“当采取‘三步法’难以判断技术方案的创造性或者得出技术方案无创造性的评价时，从社会经济的激励作用角度出发，商业上的成功就会被纳入创造性判断的考量因素。……商业上的成功是当技术方案本身与现有技术的区别在构成可授予专利权的程度上有所欠缺时，如有证据能够证明该区别技术特征在市场上取得了成功，则从经济激励的层面对其予以肯定。商业成功是创造性判断的辅助性因素。与相对客观的‘三步法’而言，对于商业上的成功是否确实导致技术方案达到被授予专利权的程度，应当持相对严格的标准。当申请人或专利权人主张其发明或者实用新型获得了商业上的成功时，应当审查：（1）发明或者实用新型的技术方案是否真正取得了商业上的成功；（2）该商业上的成功是否源于发明或者实用新型的技术方案相比现有技术做出改进的技术特征，而非该技术特征以外的其他因素所导致的。……成功与否应当由该发明或者实用新型所代表的技术或产品相比其他类似的技术或产品在同行业所占的市场份额来决定，单纯的产品销售并不能代表已经取得商业上的成功。……必须对导致商业成功的原因进行详细分析，从而排除技术特征之外的其他因素对取得商业成功的影响。”据此，最高人民法院认为，专利权提交的新证据中“证据中载明湖北、河南、黑龙江省人口与计划生育委员会采购了116台本专利产品，从产品的销售量来看，尚不足以证明本专利产品达到商业上成功的标准”。
【案例2】
无效决定号：27258
专利号：03108814.7
专利名称：新型作为酪氨酸激酶抑制剂的稠合的喹唑啉衍生物
详情：无效审查决定认为，权利要求1相对于证据1或证据1和2的结合具有非显而易见性，权利要求2~14引用权利要求1，亦具备创造性。对于专利权人提交了相关证据用以证明涉案专利的化合物取得了商业上的成功，无效审查决认为：“就本专利权利要求9所保护的化合物、特别是权利要求9的最后一个化合物（即埃克替尼）而言，该药品于2011年6月获得新药证书、8月上市，当年销售额即为6000万人民币，两年后年销售额则近5亿人民币，可见，该药品确实在短时间内在商业上获得成功，由于药物化学领域是严重依赖技术支持、技术革新的领域，只有研发出确实安全有效的药物时，所述药物才能被批准上市才能被广大病患所接受，进而产生相应的商业效益；故埃克替尼于短时间内在商业上获得成功也佐证了本发明的化合物具有创造性，佐证了本发明的发明构思相对于现有技术是有贡献的。”
【案例3】
案号：（2012）知行字第75号
专利号：99812498.2
专利名称：抗生素的给药方法
详情：专利权人在再审程序中，提交了补充证据用以证明商业成功。对此，最高人民法院认为：“卡比斯特公司提交补充证据2-12用于证明本专利取得了商业上的成功。由于卡比斯特公司提交的上述证据仅能证明‘克必信’药品已取得商业成功，但不能证明这种成功是由于发明的技术特征，即对权利要求有具体限定作用的、使其区别于现有技术的技术特征直接导致的，因此，不能证明本专利相对于现有技术具备创造性。本院对于补充证据2-12不予采信。”
【案例与观点评述】
最高人民法院在上述案例1中指出，“商业成功”是从经济激励的角度对技术方案予以肯定。该观点值得商榷。在取得“商业成功”的情况下，权利人已经获得了市场上的领先优势，即已经得到了经济上的奖励，此时，无需再从专利法上给予经济上的激励。可见，该观点并不能说明“商业成功”作为创造性判断辅助标准的理由。
“商业成功”之所以能够用于创造性的判断，美国的早期判例认为，其理论依据在于，在先的失败尝试和涉案发明的广泛成功表明，涉案发明的技术方案满足了本领域的技术需要。[1]美国联邦巡回上诉法院成立后，基于其亲专利权人的立场，在审判标准上弱化了商业成功与专利产品之间的联系，减少商业成功在证明标准和程序上的障碍。美国学者对美国联邦巡回上诉法院的该做法进行了批判，认为：商业成功源于诸多因素，应当从技术本身去考虑创造性；过于强调专利法的“奖励”（reward）功能——对创新性应用（innovation）的奖励——将以损害“公开”为代价，专利权应当授予那些所公开的技术具有创造性的发明（invention）；商业成功应当与他人的失败关联起来，以保证专利权奖励给纯粹的发明（invention）而不是市场策略。[2]
《欧洲专利审查指南》则明确规定：仅有“商业成功”不能表明具有创造性，“商业成功”与“长期需要”相结合，且“商业成功”是源于发明的技术特征而不是销售技巧、广告等其他影响因素，才是与创造性判断相关的。[3]例如，欧洲上诉委员会在T 110/92案中，虽然认可“商业成功”是源于技术特征而非其他原因，但鉴于现有技术的结合是本领域技术人员显而易见的，仅有“商业成功”不能证明具有创造性。可见，欧洲明确将“商业成功”作为具有技术启示的辅助性证据。
我国《专利审查指南2010》将“商业成功”单独作为创造性的判断标准：“如果成功是由于发明的技术特征直接导致的，则一方面反映了发明具有有益效果，同时也说明了发明是非显而易见的，因而这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。”但最高人民法院在上述案例1中首次对“商业成功”的问题进行认定并确立了相对严格的标准，特别是，要求“必须对导致商业成功的原因进行详细分析，从而排除技术特征之外的其他因素对取得商业成功的影响”，实际上，已经避免了将“商业成功”用于奖励市场策略或其他非技术进步因素的危险。在上述案例2中，国知局基于药品化学领域的特性，推定药品的高市场占有率源于技术改进，从而认可商业成功。该推定并没有“排除技术特征之外的其他因素对取得商业成功的影响”，有奖励市场策略或其他非技术进步因素的危险。但该案中，商业成功在创造性的判断中并不具有决定作用，涉案专利主要还是通过“三步法”认可具有创造性的。在上述案例3中，同样是药品专利，最高人民法院却没有作出如国知局那样的推定，从而认定未构成商业成功。最高人民法院的在案例3中的认定标准与案例1是相一致的。最高人民法院所要求的“排除技术特征之外的其他因素对商业成功的影响”，对专利权人较难证明，这也使得“商业成功”在实践中几乎没有适用的空间。目前，认可商业成功的案例十分少见，更没有案例直接依据商业成功认可具有创造性的。鉴于“商业成功”并非创造性的直接证据，且“商业成功”有奖励市场策略和损害专利法鼓励公开的价值目标的危险，因此，“商业成功”本身不应当作为创造性的判断的直接依据。创造性的判断应当从技术本身出发，“商业成功”可以与“他人失败”或“长期需要”相结合，用于判断技术启示。
另外，国知局在复审无效审理中，对“商业成功”所持的标准与最高人民法院有文字上有所差异。国知局将案例1中的第二个条件进一步拆解为两点——较高的市场占有率由于产品本身的特点直接导致、该特点记载在权利要求中，[4]但并没有对“产品本身的特点”进行界定。逻辑上，“产品本身的特点”应当是发明创造区别于现有技术的区别技术特征（即通过“三步法”的前二步所确定的区别技术特征），因此，最高人民法院和国知局的标准没有实质上的差别。
CHOFN
参考文献：
1.see e.g. Wire Wheel Corporation of America v. C.T. Silver, Inc., 266 F. at 227 (1919); National Sweeper Co. v. Bissell Carpet Sweeper Co., 249 F. at 198 (1918).
2.Robert P. Merges, Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation, California Law Review, vol. 76, no. 4, July 1988, pp. 803-876. 发明（invention）与创新性应用（innovation）的区别在于：发明超出了纯粹的想法，但也不是能提供给消费者的完整的产品或方法，而是介于两者之间；创造性性应用，则是发明的可应用的版本，是首次推向市场的版本。
3.Guidelines for Examination in the European Patent Office (2019), Part G Chapter VII 10.3 Long-felt need; commercial success: “Commercial success alone is not to be regarded as indicative of inventive step, but evidence of immediate commercial success when coupled with evidence of a long-felt want is of relevance provided the examiner is satisfied that the success derives from the technical features of the invention and not from other influences (e.g. selling techniques or advertising).”
4.1F194143号复审决定（专利申请号201110398105.3、专利名称“外接显示屏的卫星导航系统”）：“以产品在商业上获得成功为由肯定一项权利要求的创造性时，需要证明这种成功是由于产品本身的特点直接导致的；还需要证明使该产品在商业上获得成功的主要的技术要素以技术特征的方式记载在权利要求所要求保护的技术方案中。”29832号无效审查决定（专利号200610096827.2、专利名称“自适应变导程螺旋传动机构”）：“一般而言，证明发明的产品获得了专利法意义上的商业成功分两步，第一步是证明发明的产品获得了商业上的成功；第二步是证明这种商业上的成功是由发明的技术特征所直接导致。这就要求使产品在商业上获得成功的主要的技术要素应当以技术特征的方式记载在权利要求所要求保护的技术方案中。”