今天，推送中心副理事长黄晖博士在本次论坛上的演讲：制止商标恶意注册对认定商标侵权的影响。本文经君策中心整理，演讲者审定并授权，予以发布。
导言：商标法加强打击商标恶意抢注的历史变迁
我国第一部商标法——1982年《商标法》还没有对恶意抢注进行规定，而只是规定了商标争议，即对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册之日起一年内，向商标评审委员会申请裁定。1988年《商标法实施细则》规定了注册不当程序，即对于注册不当的商标（争议已经裁定的除外），任何人可以将《注册不当商标撤销裁定申请书》一份寄送商标评审委员会申请裁定。1993年《商标法》增加了以欺骗手段或者其他不正当手段注册的情况，具体是指《商标法实施细则》第二十五条规定的这些情形，例如违反诚实信用原则，类似于我们现在驰名商标保护的情况，还有代理人抢注以及其他合法权利被侵犯等情形。但是2001年《商标法》修改之后将前述情形纳入到了第13条、15条和31条，当时第41条第1款里面规定的欺骗手段或者其他不正当手段就显得没有确切内容，因此存在一种观点认为第41条第1款只解决绝对理由，不解决特定在先权利受到损害的情况。之后到了2013年《商标法》修改时，法律里面增加了一个诚实信用原则，而且强调的是商标在申请和使用过程中，都要遵循诚实信用原则，从而囊括了后来商标法的各个条款。2019年《商标法》又做了进一步的规定，特别提到就是我们说的商标申请量越来越大，其中一个是抢注，另外一个是囤积，抢注针对的是别人已经有商标然后把别人的商标提前拿来注，商标囤积就是现在所谓的商标投机，就是将某些个词汇全部拿来申请注册但是不打算用，申请一个商标的费用是300元，而如果一个商标卖上几千上万的话，回报率就会非常高。为了打击这种行为，商标法专门规定了不以使用为目的的恶意的商标申请要予以驳回或者异议或者无效，甚至还要处罚。2013年商标法虽然在第57条第2项里引入了混淆的条件，但是最高院并没有相应的司法解释，而在2017年的《商标授权确权司法解释》中，才将混淆的认定条件予以列明。其中较为重要的有两个，一个是商标的显著性和知名度，另一个是商标申请人的主观意图。应当注意的是，这里的规定虽然针对的是驰名商标，但是最高院认为这个解释可以适用于《商标法》第30条和第31条下面的授权确权，此外，也可以适用于第57条第2项的判断，因此在判断侵权是否成立的时候，就可以考虑当事人的主观意图。此外，北京高院在发布的授权确权指南里，对主观恶意的认定也进行了一定的列举，主要包括知名度、显著性以及营业地址与行业的临近程度等等，这个也是对主观恶意的考量。实践中的具体案例就是法国鳄鱼和卡帝乐鳄鱼商标之间打了很多年的案子，由于被异议的鳄鱼商标上写了“卡帝乐鳄鱼”这几个字，法国以及香港的一些公司都对其提出了异议，最后法院在考量是否应当允许卡帝乐鳄鱼注册时认为，其在具体的使用上存在刻意模仿法国鳄鱼的网球主题以及法国国旗的红白蓝颜色等行为，因此认为其不具备善意的意图，并因此认定这个商标不能注册，所以善意的意图在最终的认定中就起到了关键作用。实践中存在的真正的权利人由于信任他的代理人，之后代理人抢先注册了商标，这种时候就会比较复杂，而恶意的考量其实就是一个重要因素。2001年《商标法》就对代理人抢注作出了规定，而在《商标授权确权司法解释》中，对代理人的规定又做了一些相应的解释，这里最高院专门强调不限于商标代理人，还包括商业上的总代理、总经销。之后2017年司法解释又将这一范围扩大到了在磋商阶段但是还没有形成代理关系的情形，还包括一些代理人的亲属参与到其中之后去申请注册，都可以纳入到规制范围内。北京高院对代理人抢注也做了进一步的解释，比如商标不一定实际使用，也并不限于相同的商标或者商品，还可以涵盖近似的商标和类似的商品。之后《商标法》第二款增加了不一定有代理关系，但是有一些其他特定业务联系的抢注情形，即所谓的其他关系，《商标授权确权司法解释》当中对此做了进一步的解释，比如说亲属关系、劳动关系、营业地址邻近、有过磋商或者业务往来等，同时要求商标至少有最低限度的使用，还要有明知的情节。之后北京高院的授权确权指南也对“在先使用”进行了细化。在北京高院审理的健保闪赔案中，当事人参与过健保闪赔下健保通支付系统的营销，所以法院认定当事人明知，另外“健保通”虽然是一个服务商标，但是对跟他相关的“已录制的计算机程序”，法院认为他们之间有非常密切的关系，属于类似商品，因此最终适用了《商标法》第15条第2款认定构成“其他关系”，最终诉争商标被认定无效。《商标法》第32条和第59条第3款中规定的关于已经使用并有一定影响的商标问题较为常见。实际上也有两种情况，一种是巧合，例如你在海南使用商标，之后黑龙江的另外一个人和他想到了一起，而且去申请了注册，这种情况其实商标法第59条第3款给与了救济，即允许在先使用人在原有范围内继续使用，由于黑龙江的人不知道在先使用的情况，因此没有办法主张无效；但是另一种情况是，后者明明知道前者的商标，尤其是在同样的地域范围内的商标，后者抢先去申请注册，如果认定这种属于恶意注册，那么就可以通过《商标法》第32条申请无效。在《商标授权确权司法解释》中，对于这种明知或者应知的规定与第15条第2款存在区别，即不要求一定要明知才能达到这种效果，在应当知道的情况下这个商标同样不能注册，但相应的对于商标本身的知名度的要求就要更高一些。但是刚才第15条第2款对于知名度是没有任何要求的，而只需要明知商标的存在就可以申请无效。但是第32条的保护延伸不到非类似商品，这与驰名商标可以跨类保护是不同的。而关于什么是明知或者应知，北京知识产权法院也做了一些相应的解释，例如应该有非常密切的行业上的联系或者进行过联络等因素都可以纳入到考量范围。另外需要注意的是关于第59条第3款有没有地域限制可能是一个比较困难的问题。例如之前发生过一起眼镜88的案件，眼镜88眼镜店原本是在香港，之后深圳罗湖有人开了眼镜88的眼镜店，之后开到了惠州，香港公司认为其商标使用超过了使用的范围，并对他提起了查处的要求。在这种问题上服务商标可能相对容易判断，但是对于商品商标，法院可能会觉得不太好控制，比如开始在深圳卖，但是后来是不是可以卖到广东或者别的地方去这个问题，我个人认为应当有所控制，尽管目前互联网的因素会使得控制的难度会增大，但是如果不加以限制，那么注册商标与在先商标之间的矛盾就会很大。一般而言知名度越高，对方恶意成立的可能性就越大，但是仍然不排除存在巧合的情况，因为驰名商标也并不是要求人人都知道，而只是要求相关公众大部分人知悉，所以会有个别人在不知道的情况下去申请。对于驰名商标而言，如果能够证明恶意存在，那么就可以主张无效，并且不受5年的时间限制。北京高院对于恶意注册也予以了列明，总体上就是与商标权利人的关系越密切，恶意就越容易认定。有一个案例是关于威仕达玉兰的案件，众所周知，宝洁公司的玉兰油知名度较高，而另一家企业申请了威仕达玉兰，尽管在申请的时候没有表现出或者没有证明出当时有多大的恶意，但是在之后使用的过程中，最高院指出他有明显的攀附宝洁公司声誉的意图，并且佐证了当时的注册是有恶意的。尽管此商标已经注册超过5年，但最终还是被认定无效，因此在实际使用的过程中恶意同样可以纳入考量因素当中。关于《商标法》第44条第1款中的商标抢注问题，1993年《商标法》就已经规定了这一条，但是2001年《商标法》修改之后，这一条的适用就受到了很大的限制，《商标授权确权司法解释》中强调这种行为要扰乱商标注册秩序，损害公共利益，不正当占用公共资源等，在北京高院当中提到是要批量的大规模地抢注。例如在蜡笔小新的案件中，当时广州的诚益公司注册了包括了蜡笔小新在内的200多个商标，最初蜡笔小新希望通过在先权利著作权进行维权，但是由于超过了5年的期限，后来转用这一条去维权，最终得到了法院的支持，类似的案例在最高人民法院审理的一些案件中也得到了很多适用。再例如火枫案，该案中上诉人注册了200多个商标，法院认为其明显超过了生产经营的需要，主观意图难谓正当，认定其属于该条规定的情形。另外一个是最近的一个新判决，是关于“巴黎之花”的案件，“巴黎之花”是法国非常有名的香槟品牌，由于涉及到法国的地名所以没有获得注册，但是深圳的一家企业把这个字加上了草字头改成了“芭黎之花”，从而抢注成功，经过十几年的判决，法院现在一审认定它实际上就属于第44条第1款抢注的情形，从而认定其无效。《商标法》第4条规定的不以使用为目的的现象更为普遍，例如现在很多的情况是对于任何一个热词，第二天就会有大量的商标申请，因此对于这一问题商标法作出了新的规制，而且非常严厉，除了驳回之外，还可以提出商标异议，主张无效甚至处罚。当时北京高院也对这一规定作出了解读。国家知识产权局在配合新法颁布的《规范商标申请注册行为若干规定》里面也对其进行了列举，主要是商标数量、指定使用的类别、商标交易情况以及知名度等等因素来考量不以使用为目的的情况。前一段时间国知局在国务院例行吹风会上公布了一组数据，就是近三年来适用这一条驳回恶意注册和囤积商标注册申请超过15万件。此外，一些申请平台主动撤回了170多万件商标，总体数量较为庞大。那么我们就需要进一步考虑如何消除恶意注册商标对我们带来的威胁。对于消除恶意注册商标的威胁，最高人民法院从权利滥用的角度迈出了第一步，例如在2014年的歌力思案件中，广东的王碎永个人把原本在25类商品上比较知名的歌力思商标注册到18类的箱包上，反过来起诉歌力思公司，最高院从歌力思商标的独创性方面进行了考量，认为这种商标不会是巧合，因此王碎永申请注册不具有正当性，其提起商标诉讼构成权利滥用，因此不予支持。另外在优衣库的系列案件中，两个公司在全国提起了十几个诉讼并到处去维权，但是它的商标带有抢注的性质并且没有实际使用，所以尽管开始有的法院予以支持，有的虽然没有支持赔偿但是认定构成侵权，但最终最高院认为根本不存在保护的必要，因为商标本身明显地违反了诚实信用原则。这也体现出法院的一个转变的过程，从之前只要有注册证就予以保护到现在具体考虑注册背后恶意的因素。还需要关注的就是针对商标恶意侵权的惩罚性赔偿，关于这一问题最高院也专门作出了司法解释。这里有一个案例就是浙江高院二审判决的“惠氏”的案件，这个案件当中充分考虑了被告屡教不改，并且在长达7年多的时间里在相关程序中都被认定为抢注的情况下仍然执意使用，主观意图明显，然后充分考量了同行业的利润率最终支持了原告的3000多万赔偿请求。对于恶意注册，除了新法里面规定的可以把商标无效之外，还可以对其作出一定的处罚，包括行政处罚，例如当时有许多人在疫情期间申请注册火神山和雷神山这些商标，工商部门对此都进行了罚款，而且法院也可以对这种恶意提起商标诉讼的行为给予处罚，包括去年的加强知识产权保护的意见也指出，对于这种不诚信的诉讼，要依法支持当事人的合理支出。在江苏高院的TELEMATRIX案中，比特公司抢注了电话机的品牌并到处维权，之后中讯公司被迫停止生产并更换生产模具，报废相关物料，造成物料和人工损失，还因本案应诉支出了10万元律师费。最后法院要求比特公司赔偿100多万，这实际上就是法院走出了很重要的一步。除了事后的补救之外，对于这种恶意抢注行为，我们还可以考虑能否在司法程序中解决。例如在苏州的一个普利司通案件中，被告一方面侵权使用，另一方面抢注一些与普利司通商标比较接近的商标，但是这些商标都在商标授权阶段被驳回。驳回之后，原告又提起诉讼认为被告应当赔偿其相应支出，法院最终也予以了支持。另外一个是最近上海闵行区法院的案件，尽管这个案件有一些争议，但是从原告的角度来讲，一方面原告主张被告申请了一些与其商标近似的商标，并且原告申请无效要耗费一定成本。但另一方面，被告又对原告的商标注册提出了很多异议来影响其申请注册，最终法院认定被告不仅实施了前述商标侵权和虚假宣传不正当竞争行为，还通过恶意抢注、滥用异议处理程序等行为损害原告在先权利，在相关类别上恶意抢注与原告注册商标相同、近似的商标，并以此为基础利用商标异议、无效宣告等程序，干扰、阻碍原告正常行使商标权利，其恶意抢注、滥用异议程序等行为是被告大规模、综合性侵权行为的一部分，服务于侵权的总体目的，其实质在于攀附竞争对手原告及其品牌的商誉、设置障碍配合其他侵权行为干扰原告正常经营活动，意在破坏原告的竞争优势，建立自己的竞争优势，具有明显的主观恶意。被告上述一系列行为扰乱了市场竞争秩序，两原告的合法权益也因此遭受损害，其行为具有不正当性。此外，还有一个是厦门中院的案件法院不仅要求对已经发生的费用进行赔偿，还发布了禁令禁止他人进行商标抢注，而且代理机构要停止帮助他这种抢注行为，相关的抢注人他的法定代表人和代理机构都要承担连带责任，还要在全国媒体消除影响。如果这个案件最后也可以生效，那么对于恶意抢注人就可以形成全方位的压制。我们现在考虑能不能推动在行政诉讼中附带民事赔偿，就像刚刚提到的普利斯通案件等，都是行政诉讼结束之后再到法院要求民事赔偿。实际上这也具有民事纠纷的性质，这种情况下能不能在行政诉讼的过程中，既能够主张其商标无效同时要求赔偿，至少应当包括代理费。这样的情况下就可以一揽子解决这个问题，从经济上让抢注人无利可图，并且让他觉得有一种财务压力。但是对这一问题法院目前并没有作出明确回应。所以总体来看现在的商标诉讼比以前更加复杂，除了商标本身的赔偿计算以外，还有商标注册上的真真假假在干扰着维权。这里面有一个关键的问题就是我们所强调的商标两种权利，一种是禁用权，一种是自用权。我个人认为自用权的说法并不成立，因为如果侵犯了在先权利例如著作权、姓名权或者他人的驰名商标，都可能被认定无效，所以注册商标不存在当然可以使用的权利。其之所以可以使用是因为没有侵犯在先权利，反过来如果它侵犯了这些权利再来谈使用权，就意味着否定了在先权利的禁用权，这种逻辑是不成立的，目前我们有相关的司法解释，但是这一问题还是比较复杂。通过利用自己抢注来的商标形成一个保护伞从而最大限度地延缓商标侵权的解决，针对这一问题，还需要大家共同努力。
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