商标先用权抗辩有多难？| 知识产权Insight第058期
我国商标保护采用注册制，这意味着企业在经营过程中，即便在先使用了某未注册商标，一旦其他人注册了该商标，那么该在先使用商标的企业也会面临商标侵权的风险。
那么，企业是否可以抗辩自己在先使用了该商标，不构成侵权呢？
《商标法》第59条第3款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
该规定在商标侵权案件中被称为商标先用权抗辩。需要注意的是，商标先用权抗辩的要求很高，至少包括以下几项要求：
首先，商标先用权抗辩只能由在先使用人提出；
其次，在涉案商标注册前，就已经在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标；
再次，使用的未注册商标已经具有一定影响；
最后，不能超出原有使用范围，超出部分仍需承担侵权责任。
由此可见，成功进行商标先用权抗辩很难，今天分享的案例就是一个没有成功的案例，而且该案例特别阐述了商标原有使用范围的理解。
裁判要旨：确定商标先用权抗辩中的“原有范围”，应主要考虑商标使用的地域范围和使用方式。在商标注册人申请或实际使用商标后，在原实体店铺影响范围之外增设新店或拓展互联网经营方式的，应当认定已经超出了原有范围。
裁判文书摘录：
（三）关于富运经营部提出的在先使用抗辩是否成立的问题
富运经营部提出的在先使用抗辩是否成立主要涉及对商标法第五十九条第三款规定的理解和适用问题。从商标法第五十九条第三款规定内容来看，在先使用人在特定条件下可以在原有使用范围内继续使用该商标，这是商标法针对具体情况而作出的在先使用人不侵权抗辩事由的特别规定，也是对注册商标专用权行使的限制。作为一项抗辩事由，该不侵权抗辩仅应由在先使用人自行提出。在先使用人之外的其他人，无论是否取得在先使用人的同意，均无权依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩。
1.关于在先使用人依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩应当满足的条件
在先使用人不侵权抗辩成立，应当同时满足以下条件：1.使用相同或者近似商标时间在先。在先使用人对相关标志的使用，应当早于该商标注册人申请商标注册的时间，同时亦必须早于该商标注册人使用该商标标志的时间。2.在相同或者类似商品上在先使用。在先使用人必须是在与注册商标核定使用的商品或服务相同或者类似的商品和服务上使用该未注册商标，在不相同或者不类似商品或服务上的商标使用行为，不属于不侵权抗辩事由的范畴。3.在先使用相同或者近似的标志。在先使用人使用的未注册商标必须是与注册商标相同或者近似的商标标志。4.在先使用具有一定影响。在先使用人对该未注册商标的使用，必须在商标注册人申请商标注册日和使用日之前，就已经具有一定影响。商标注册人提出商标注册申请之后或者商标注册人使用该商标之后，在先使用人继续使用该商标的证据不应作为“一定影响'的考量因素。5.原有范围内使用。在先使用人必须在其使用该未注册商标的原有范围内使用该商标，而原有范围的判断，应以在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的范围为主要判断依据。
2.关于原有范围的理解问题
商标法强调的是使用范围而非使用规模，因此，在确定原有范围时，应当主要考量商标使用的地域范围和使用方式。一般而言，在先仅通过实体店铺销售商品或者提供服务的，在商标注册人申请商标注册或使用该商标后，又在原实体店铺影响范围之外的地域新设店铺或者拓展到互联网环境中销售商品、提供服务，则应当认定为超出了原有范围。此外，使用该商标的商品产能、经营规模等也可以在个案中作为考量因素予以考量。
就本案而言，林明恺主张权利的第3374814号和第7724167号商标申请注册日分别为2002年11月19日和2009年9月25日，因此，判断富运公司在先使用的未注册商标是否具有“一定影响'，时间节点也应当分别掌握在这两个时间节点之前，对于其在这两个时间节点之后使用“理想空间'未注册商标的证据，不应予以考虑。对于2002年11月19日申请注册的第3374814号商标而言，富运公司的相关使用证据，尚不足以证明其未注册商标具有了“一定影响'。对于2009年9月25日申请注册的第7724167号商标，在案证据虽然能够证明富运公司对“理想空间'商标进行了一定的使用，商标使用的证据相较于2002年11月19日已经有了明显的增加，但截至2009年9月25日，尚未达到具有一定影响的程度。因此，即使仅考察富运公司在先对未注册商标的使用情况，亦不能得出富运公司可以依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩的结论。在此基础上，无论富运经营部或吴锡东是否获得了富运公司的授权，均不能得出富运经营部基于商标法第五十九条第三款的规定而可以提出不侵权抗辩的结论。二审判决的相关认定缺乏事实和法律依据。林明恺的相关再审申请理由成立，依法应予支持。
（审理法官：秦元明 李嵘 马秀荣）
案例简评：
如前所述，商标先用权抗辩需要满足的条件是：
1. 商标先用权抗辩只能由在先使用人提出；
2. 在涉案商标注册前，就已经在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标；
3. 使用的未注册商标已经具有一定影响；
4. 不能超出原有使用范围，超出部分仍需承担侵权责任。
本案中，富运公司虽然可以举证证明在涉案商标注册前已经使用了与该商标相近似的商标，但是却未能证明其未注册商标具有了“一定影响'。仅此一条不满足，就使得企业的商标先用权抗辩通常都会以失败告终。
此外，本案非常具有指导意义：在先使用的原有范围，应以在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的范围为主要判断依据，其考察的主要是使用范围而非使用规模，因此，在确定原有范围时，应当主要考量商标使用的地域范围和使用方式，例如使用的省份、线下使用还是线上使用等。此外，使用该商标的商品产能、经营规模等，也应作为考量因素。
总之，本案对企业最重要的启示，仍然是及早开展商标布局，避免商标被他人抢注！
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