创造性判断的辅助因素（一）
导读
《专利审查指南2010》列举了判断发明创造性时需考虑的其他因素，亦称之为“创造性判断的辅助因素”，包括：发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题（以下简称“解决技术难题”）、发明克服了技术偏见（以下简称“克服技术偏见”）、发明取得了预料不到的技术效果（以下简称“取得预料不到的技术效果”）、发明在商业上获得成功（以下简称“商业成功”）四种情况。
对于辅助因素与“三步法”的关系，《专利审查指南2010》指出，通常应当根据“三步法”对发明是否具备创造性进行审查；当申请具有辅助因素的相关情形时，应当予以考虑，不应轻易作出发明不具备创造性的结论。笔者认为，“取得预料不到的技术效果”主要是从技术效果的角度（即“进步”）来认定创造性的，与着眼于技术方案“非显而易见”（即“实质性特点”）的 “三步法”既有区别但又有密切联系；“解决技术难题”和“克服技术偏见”实际上是在“三步法”的框架内判断是否存在技术启示（即技术方案是否是非显而易见）；而“商业成功”的判断不仅与“三步法”的前二步相关联，而且应当与“技术启示”直接系联，即应当在“三步法”的框架内判断是否存在技术启示。
一
【指南规定】
如果发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题，这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。
【指南举例】
自有农场以来，人们一直期望解决在农场牲畜（如奶牛）身上无痛而且不损坏牲畜表皮地打上永久性标记的技术问题，某发明人基于冷冻能使牲畜表皮着色这一发现而发明的一项冷冻“烙印”的方法成功地解决了这个技术问题，该发明具备创造性。
【案例1】
复审决定号：FS16065专利申请号：03134683.9专利名称：信息安全认证及其加密装置的方法详情：涉案专利申请的申请人认为，权利要求1的技术方案中采用单向散列函数代替一次一密方法中的凯撒算法，以验证消息认证码来对消息进行认证所解决的问题，是人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题。
复审决定认为：“所谓解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题，要具备三点条件，第一是指某个技术领域中的难题，它是一个技术上、而非商业上的难题；第二是该难题在一段相对较长的时间内，是人们迫切希望解决的，它表现为一个时期、一个领域内的对该问题的关注程度，以及为解决该问题所作的各种努力程度，如人力、物力和财力的投入等；第三是通过努力仍无结果。诚然如复审请求人在复审请求中所述，距成熟的一次一密方法、单向散列函数消息认证方法的标准公告已经十多年时间了，然而它不能说明本申请权利要求1的技术方案所要解决的技术问题是在上述一次一密方法、单向散列函数消息认证方法一诞生就引起人们的注意，也没有说明在这十多年内针对该问题人们作出何种努力或提出过何种技术解决方案，其结果如何。”
【案例2】
复审决定号：90412专利号：201110227600.8专利名称：超宽超薄型双向拉伸聚酯薄膜的横向拉伸方法详情：驳回决定认为，对比文件1公开了8.2m幅宽、6-9um厚度的聚酯薄膜，根据实际需求，经过本领域技术人员的适当调整将上述方法用于超薄型聚酯薄膜的生产，并不需要付出创造性劳动。针对驳回决定，涉案专利的申请人在复审请求中，将原始申请的权利要求1和权利要求2进行了合并，并增加了技术特征“用于制造幅宽超过4m、厚度在4.5um及以下的双向拉伸聚酯薄膜”。
复审决定认为：“对驳回决定中认为是本领域常规技术手段的特征，要根据现有技术情况和本领域技术人员所掌握的知识并结合该手段所能够产生的技术效果进行综合判断，如果技术方案中对工艺参数的选择使得发明取得了预料不到的技术效果或者解决了本领域一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题，则这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。”涉案专利背景技术介绍，“幅宽超过4m、厚度在4.5um及以下的生产技术称为超宽超薄型机制薄膜生产技术……当前超薄型聚酯薄膜生产技术基本掌握在国外少数几家大型薄膜制造商手里……因此开发具有独立自有知识产权的超宽超薄型聚酯薄膜生产技术具有非常现实的战略意义和市场意义”；复审决定认为：“对于薄膜产品，其厚度越薄则生产工艺越难以掌控，并且这种难度随着薄膜的厚度的减小呈几何级数的成倍的增加，……而寻求尽可能薄的薄膜一直被视为本领域的技术难题，因此本申请所制造的厚度在4.5微米及以下的双向拉伸聚酯薄膜相对于对比文件1公开的6-9微米厚度的聚酯薄膜的制造而言其解决了本领域的技术难题，并获得了良好的技术效果。……因此权利要求1的技术方案相对于现有技术具有显著的进步。”据此，撤销了驳回决定。
【案例与观点评述】
根据“三步法”，现有技术未公开的技术方案，或所起的作用或效果不相同的技术方案，是非显而易见的。此时，无需主张“解决技术难题”即可得出前述技术方案具有创造性的结论。因此，“解决技术难题”应当是在现有技术已经公开了相关的技术方案、并在事后看起来显而易见的情况下，用来否定这种显而易见的推定，否定具有技术启示。例如，在上述案例2中，驳回决定认为，从8.2m幅宽、6-9微米厚度的聚酯薄膜，到幅宽超过4m、厚度在4.5um的超薄型聚酯薄膜，是显而易见的。复审请求人阐述了技术难题的存在、一直渴望被解决但未成功、涉案专利申请提出了成功的解决方案，被合议组认可，进而认定涉案专利申请具备创造性。鉴于“解决技术难题”是对显而易见推定的否定，对其提出较高的证明标准乃是应有之义。
“解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题”包含三个关键词：1）“人们一直渴望解决”的技术难题，是指该技术难题是本领域技术人员长期、普遍认识和关注，并希望解决的；2）“始终未能获得成功”，是指他人进行了诸多尝试但均以失败告终；3）“解决了”，是指成功解决了该技术难题。上述案例1所提出的“三点要件”，指向前两个关键词。
欧洲判例法上，将“长期需要”（“一直渴望解决的技术难题”）与文献年代（即时间因素）作为两个并列且相关的创造性辅助标准：“长期需要”与时间因素及引证文献的年代密切相关；若在现有技术与专利申请日之间的整个期间，存在解决未决技术难题的需要，则年代久远的现有技术，可能表明具有创造性，例如，欧洲专利上诉委员会在T 273/92案中认为，在经济上重要且研究频繁的领域，将23年前的文献作为最接近的现有技术，通常可认为这表明具有创造性；同时，欧洲专利上诉委员会还在T 1014/92案中指出，两个对比文件长达35年没有被结合本身并不能证明非显而易见，还须通过其他证据（例如“长期需要”）进行佐证。[1]另外，欧洲专利上诉委员会在T 605/91案中指出：只有单个技术人员发现某种“长期需要”是不够的，解决相关缺陷的诸多反复尝试才能证明“长期需要”。
技术难题的“一直渴望解决”和“始终未能获得成功”实际上是同一个问题的正反两个方面：“一直渴望解决”是从正面表明技术难题被普遍关注和本领域技术人员的“长期需要”；“始终未能获得成功”则反面表明技术难题的渴望被解决，以及现有技术中尚不存在解决该技术难题的技术方案。因此，对于专利申请人∕专利权人的举证责任，笔者认为，可以举证证明技术难题的普遍关注及其长期存在的解决需求，也可以举证证明他人长时间努力尝试解决技术难题的失败，但无需同时对两者进行举证，因为，从前者的成立可以推导出后者的成立，反之亦然。例如，在上述案例2中，复审请求人证明了技术难题的存在、一直渴望被解决但未成功，而没有如上述案例1中所要求的还需证明他人的失败尝试。美国法院认为需引入“他人的失败”来证明“长期需求”，并且还将“长期需求”与“他人的失败”作为并列的创造性的辅助判断因素。[2]
据此，笔者认为，“解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题”的成立要件有三项：（1）本领域技术人员长期、普遍认识和关注，并渴望解决某一技术难题，或者长时间内他人努力尝试某一技术难题但以失败告终；（2）现有技术中尚不存在解决该技术难题的技术方案；（3）涉案专利申请∕涉案专利成功解决了该技术难题。
CHOFN
参考文献：
1. Legal Research Service of the Boards of Appeal, Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 9th Edition, July 2019, pp 266~267. https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
2. See e.g., Dow Chemical Co. v. American Cyanamid Co., 816 F.2d 617 (Fed. Cir. 1987).