对注册超过5年的商标能否提起侵权诉讼？
原标题 | 对注册满五年的商标提起侵权诉讼及民行交叉中民事程序的引导作用
在常见的商标侵权案件中，被控侵权商标一般未注册，或是申请中的商标、异议中的商标。一旦相对方将涉嫌侵权的商标成功注册了，权利人往往选择先就对方的注册商标提起无效或撤销程序。但有时行政程序结果不理想、或耗时太长，在这种情况下，权利人可考虑直接提起民事侵权诉讼，要求停止使用并主张损害赔偿，以民事程序的有利结果来引导行政程序最终的妥善解决。
本文结合双方之间权利冲突的不同类型，尤其是针对注册超过5年的注册商标能否提起侵权诉讼，主张停用并请求损害赔偿，以及此类案件中往往发生的民事行政程序交叉进行分析，并提出相应的建议。
1、注册商标超5年并侵犯他人拥有的在先著作权、外观设计专利、企业名称权等构成权利冲突
如果相对方注册商标中使用的文字、图形侵害了权利人的著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利，通常做法是先提起商标无效，基于无效的结果再考虑下一步。但如存在以下情形，可考虑直接提起民事侵权诉讼，无效程序并非必要的前置措施：1.相对方的商标注册满5年、绝对事由无效胜算较低的；2.权利人走完漫长的异议或无效程序乃至后续的行政诉讼以失败告终的；3.或相对方侵权行为日盛，亟需立即停止的。
在这类案件中，认定构成侵犯在先著作权的《蜡笔小新》案较为典型，此案中，在起诉时被告拥有的蜡笔小新商标已经注册满5年，在民事判决生效时， 被告拥有的商标已注册达15年之久。
案例：蜡笔小新案[1]
民事：该案经最高院及上海高院指令再审，上海第一中级人民法院作出终审民事判决，最终认定被告构成著作权侵权，判令停止使用并赔偿30万。审理中，被告抗辩其获得相关商标权利人的许可使用注册商标，已尽到善意第三人的合理注意义务，不应承担法律责任。法院认定著作权作为绝对权，具有对世效力，未经著作权人许可实施其专有控制的行为即可认为具有过错。
行政：日本双叶株式会社针对被告拥有的“蜡笔小新”商标提起商标无效程序，在后续的行政诉讼中，两审法院皆以提出的无效请求超出5年为由，驳回了双叶的无效请求。但在民事案件胜诉后，由于法院判令被告停止使用注册商标，图有注册外壳已无实体价值，该商标最终以期满未续展而失效。
由该案可见，只要存在权利冲突，不论被告商标注册是否超5年，只要侵权行为不超过诉讼时效，原告可提起民事侵权诉讼、主张侵权并主张赔偿。
当然，随着商标法的修改以及我国日益加大打击商标抢注的力度，与诚实信用原则相关的绝对事由例如第四条、第四十四条的适用越来越充分，对于超过5年无效请求期限的商标，可以依据违反诚实信用原则相关的绝对事由来主张无效。但如相对方的商标注册时间较早（如蜡笔小新案中对方商标注册于1997年），根据法不溯及既往的原则，不能适用修改后的绝对事由条款，直接提起民事侵权诉讼依然是最佳乃至唯一的选择。
2、注册商标侵犯他人拥有的在先驰名商标
法院不受理涉及两个注册商标之间冲突的民事纠纷案件，但是为加强对驰名商标的保护，法院可以受理驰名商标与其他注册商标之间冲突的民事侵权诉讼。在此类案件中，常见疑问是如相对方拥有的注册商标满5年，法院能否在民事案件中支持原告的请求。
当商标注册满5年后，权利趋于稳固，除恶意注册的驰名商标所有人不受5年的时间限制外，他人以相对理由对其提起无效视为超过请求期限。相应的，在民事案件中挑战一个注册超5年的注册商标，难度也会增大。以下结合案例，汇总司法标准的变化。
（一）在先驰名商标挑战注册未超5年的商标
如被控侵权商标注册未超5年，原告有充分证据证明其注册商标在先驰名的，根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定，原告可以起诉主张被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权。
此类案例相对较多，例如在迪尔公司诉约翰迪尔（北京）农业机械有限公司等三被告商标侵权及不正当竞争案[2]中，原告起诉前先针对被告的商标提起异议，但异议失败、对方商标获得注册后的5年内，原告提起民事侵权诉讼，最终获得法院支持，判令被告停止侵权行为、赔偿原告500多万元。
（二） 在先驰名商标挑战注册超5年的商标
1.法条困惑
在民事案件中，对于驰名商标能否挑战注册满5年的其他商标，曾存在法条理解上的困惑。根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条第一项规定，“已经超过商标法第四十一条第二款规定的请求撤销期限的”，法院对原告的请求不予支持。根据《商标法》第四十五条第一款的规定（对应原商标法第四十一条第二款），商标注册满5年后，他人以相对理由提起无效视为超过无效请求期限，但恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制。
将以上两条合并解读，商标法第四十五条第一款规定的请求宣告无效期限包含了两个期限，一个是5年期限，一个是“恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制”的无期限。根据文义解释，第十一条第一项中的“期限”应该是一个限定的时间段，是一个封闭的区间，从而才有“超过”的可能。因此，《驰名商标司法解释》第十一条的“请求期限”，既然是一个确定的时间段，则对应到《商标法》第四十五条中，指的应该是该条第一款前段的5年期限，而不包含后段无期限的情形。这给驰名商标所有人起诉诉请注册超过5年的商标停止使用是否能得到法院的支持造成一定困惑。
2.逐渐明确的法律规则——从案例看规则的演变
自2009年最高院驰名商标司法解释开始实施至2019年，此类案例中胜诉的屈指可数。自2019年开始，陆续出现了胜诉案例。以下按照案例的时间顺序探索司法规则的演变以及行民交叉程序的结果差异。
案例一：埃索案[3]-受5年限制但可因提起争议而中断
背景：原告美孚公司自1984年起在多个商品类别上注册“埃索”中英商标并使用。2007-2011年间，被告埃索公司在多个类别上注册了“ASOO埃索、“ASOO”等商标并使用。
行政：美孚公司针对埃索公司的多个商标提出异议及后续的行政诉讼程序。商评委认定双方商标不近似、商品不类似，美孚公司提出的证据不足以证明埃索公司恶意抄袭、复制、翻译与抢注其驰名商标并侵犯其在先商号权，也不足证明被异议商标的注册使用易误导消费者并产生不良影响，驳回美孚公司的异议，维持争议商标注册。
民事：美孚公司以商标侵权和不正当竞争为由将埃索公司诉至广州市中级人民法院。一审法院认定原告的两枚“埃索”中英文商标属于驰名商标，被告虽然有攀附原告驰名商标商誉的主观故意，但被告的该注册商标已经核准注册超过5年，故未支持该主张。
二审中，法院认定诉争商标虽在截至起诉时已注册超过5年，但原告已于商标核准注册5年内向商评委提出争议申请，“故本案并不符合《驰名商标司法解释》第11条第二款第一项规定'已经超过商标法第四十一条第二款规定的请求撤销期限的’，对原告请求不予支持的情形”，判决被告停止商标侵权行为，并维持了一审判令50万赔偿的认定。
在该案中，两审法院均认为起诉注册超5年的商标存在超期限请求的情形，即便原告在先商标构成驰名、被告存在明显的侵权恶意的两要件均已满足，依然受到5年的请求期限的限制。只是二审法院以原告在5年内向商评委提出争议申请，出现类似时效中断效果，最终认定不超期，避开了5年请求期限的适用。
案例二：奥普案[4]-不受5年期间限制
行政：2009年11月，奥普家居公司对“aopu奥普”提出无效申请。2015年，商评委以“aopu奥普”商标注册时间已超过5年，已经建立稳定的市场秩序为由，维持诉争商标注册。一审行政判决认定“aopu奥普”商标注册具有恶意，判令商评委重新作出裁定。现代新能源公司随后提起二审及再审申请，均败诉。2019年，商评委重新作出无效裁定，认定该商标的注册具有恶意，宣告无效。
民事：2017年，原告莫丽斯公司与奥普家居公司以商标侵权及不正当竞争为由将被告现代新能源公司及其代理商诉至杭州中级人民法院。起诉时，被告名下的 “aopu奥普”商标已注册超过15年。
一审判决：认定原告商标构成驰名商标，被告使用“aopu 奥普”等标志的行为构成对涉案商标的复制、摹仿，不正当利用了“奥普”商标的市场声誉，损害了驰名商标权利人的利益，判令被告停止侵权并赔偿经济损失及合理费用共计800万元。
二审判决：维持了一审判决，并在判决中明确论述 “由于涉案'奧普’商标为驰名商标，莫丽斯公司诉请禁止使用'aopu奥普’商标不受5年时间的限制”。
该案的二审判决认定，驰名商标所有人起诉注册超过5年的商标，如能证明其商标在先驰名且被告存在恶意的，不受5年限制,符合《驰名商标司法解释》第11条的请求期限。与案例一“埃索”案的法院对该问题采取犹抱琵琶半遮面的态度不同，案例二“奥普”案的法院直接认定此类情形下不受5年请求期限限制，实现了民事程序与授权确权行政程序的标准统一。
“奥普”案作为加大知名品牌保护力度、遏制恶意注册行为的典型，被最高院选为“2019年中国法院10大知识产权案件”，似乎也体现了最高院对《驰名商标司法解释》第十一条请求期限的表态。
其他案例-不受5年限制
近期多个法院也陆续在判决中阐明对该规则的理解。最高人民法院在“内蒙古鹿王羊绒有限公司、汝州市老城商贸有限公司侵害商标权纠纷再审案”[5] 的审查与审判监督民事裁定书中阐明：“鹿王公司关于禁用第10262137号注册商标的主张欲得到支持，须符合以下条件：……第三，第10262137号商标的注册时间未超过五年，除非该商标存在恶意注册的情况。”
在“法拉力公司诉长沙法拉利酒业贸易有限公司、长沙市芙蓉区恩佐酒业商行、冷君等商标侵权及不正当竞争纠纷案”[6]中，长沙市中级人民法院认为，虽然原告起诉时，被诉侵权商标的注册时间已长达10年，但“因被告冷君系恶意注册'法拉利’商标，故原告请求法院判决被告冷君等禁止使用该注册商标，不应受五年期间的限制。”关于被告主张的其拥有的是注册商标，原告诉请应通过行政途径解决的抗辩，法院在判决中指出，本案为驰名商标与注册商标之间的冲突，法院无需等待行政途径解决结果，可以直接判决构成侵权的被告禁用其注册商标。
3、总结
以上案例表明，包括最高院等在内的多个法院逐步明确了《驰名商标司法解释》第十一条的适用规则，即对于注册超过5年的商标，在能证明系恶意注册的情况下，可以提起民事诉讼请求停止使用，不受5年请求期限限制。
此外，上述提及的几乎所有案例中，权利人均发动了行政确权及民事诉讼程序，大多是行政程序受挫在先，民事判决最终引导了后续的商标权行政纠纷的正确解决。
商标授权行政程序与商标侵权民事诉讼程序是两个相互独立的程序，两者针对的行为事实及证据、所依据的法律和程序均有所不同。在民事侵权案件中，法院要综合考虑多种因素，往往可以更加充分的运用诚实信用、保护在先权利、维护公平竞争、禁止权利滥用等原则，最终作出公正裁判。基于两程序特点的不同，以及法院强化民事诉讼在民行交叉纠纷解决中的引导作用这一司法政策导向，在类似案件中，权利人可以考虑更早的或直接提起民事侵权诉讼，以民事诉讼来引导后续的行政程序。
注释：