商标篇（一）│ 声音商标的显著性判断应遵循传统商标显著性判断基本原则
作者：司品华 北京知识产权法院 法官
刘月庆 北京知识产权法院 法官助理
原标题：声音商标的显著性判断应遵循传统商标显著性判断基本原则——腾讯公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷案
IPRdaily导读：《商标法》是商标注册审查的基本法律依据，在商标注册申请的审查过程中，无论具体商标标志是由何种要素构成，只要其符合《商标法》第八条的规定，都应当采用相同的审查标准予以同等对待。作为新类型商标的声音商标的显著性判断亦应当遵循传统商标显著性判断的基本原则。
【案号及审判人员】
一审：北京知识产权法院（2016）京73行初3203号 审判长张剑、审判员司品华、人民陪审员宋启才
二审：北京市高级人民法院（2018）京行终3673号 审判长周波、审判员俞惠斌、审判员苏志甫
【相关条款】
2014年《中华人民共和国商标法》第十一条
裁判情况
腾讯科技（深圳）有限公司（简称“腾讯公司”）向商标局提出第14502527号“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”（声音商标）商标的注册申请，指定使用在国际分类第38类的下列服务项目上：电视播放；新闻社；提供互联网聊天室；电子邮件；信息传送；在线贺卡传送；数字文件传送；计算机辅助信息和图像传送；提供在线论坛；电话会议服务。商标局于2015年8月作出商标驳回通知，依据《商标法》第十一条第一款第（三）项作出不予注册的决定。腾讯公司提出复审申请，商标评审委员会决定驳回复审申请。腾讯公司不服，于法定期限内提起行政诉讼。本案是我国2014年《商标法》将声音纳入可申请注册商标的范围以来，首例声音商标申请驳回复审行政纠纷案。
北京知识产权法院一审审理后认为：对于声音商标是否具有显著性进行判断，除应遵循对传统商标是否具有显著性的基本判断原理、标准与规则外，还应结合声音商标声音的时长及其构成元素的复杂性等因素，综合考察。一般情况下，声音商标需经长期使用才能取得显著特征。通过原告提交的证据可以看出，QQ软件持续使用的时间长、范围广泛、市场占比份额较大、使用群体所涉及的领域众多，随着QQ软件、“QQ”商标知名度的提升，诉争商标作为QQ软件默认的新消息传来时的提示音已经与QQ软件之间形成了可相互指代的关系，诉争商标的声音亦已经在即时通信领域建立了较高的知名度、识别性进一步增强，诉争商标与QQ软件、腾讯公司之间已经建立了稳定的对应关系，诉争商标在指定使用的“信息传送”服务项目上起到了商标应有的标识服务来源的功能。
此外，在互联网行业中，通过提供增值服务或开发衍生产品、升级技术产品等商业模式以实现商业目的，是互联网企业的通常选择。且诉争商标的声音亦已经与QQ软件、腾讯公司及其提供的服务建立了对应关系，诉争商标可注册的服务项目范围也应当与诉争商标本身的知名度、影响力相适应。电视播放与新闻社服务等服务与“信息传送”均属于国际分类第38类“电信”领域，前述服务项目在功能、用途、服务对象等方面存在着比较紧密的联系。结合QQ软件知名度、“QQ”商标知名度、诉争商标知名度及相互之间对应关系等方面可以认定，诉争商标指定使用在电视播放、新闻社等服务项目上亦可以起到商标应有的标识服务来源的功能，诉争商标应予核准注册。综上，一审法院判决撤销被诉决定，并由被告重新作出复审决定。
商标评审委员会不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。二审法院经审理后认为：诉争商标属于《商标法》第十一条第一款第（三）项规定的缺乏显著特征的标志。腾讯公司提供的证据能够证明诉争商标通过在QQ即时通信软件上的长期持续使用，在“信息传送、提供在线论坛、计算机辅助信息和图像传送、提供互联网聊天室、数字文件传送、在线贺卡传送、电子邮件”服务上具备了商标注册所需的显著特征并无不当。但诉争商标并未在“电视播放、新闻社、电话会议服务”上实际使用，原审判决对此适用法律错误，应当予以纠正。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律基本正确，裁判结论适当，二审法院在纠正其相关错误的基础上，对其结论予以维持。
法官说法
本案涉及的核心就是声音商标的显著性问题，显著性也是商标法的基本原理问题。对于声音商标而言，国外授权的实例相对较多，但对其显著性问题的文字性论述在国内外并不多见，而且，理论界也存在颇多争议。
关于声音商标是否具有显著性的问题，有一种观点认为，声音商标作为一种特殊形式的非常见新型商标，对于长期以来习惯了以文字、图形作为表现形式的传统商标的消费者而言，不易将其作为区分商品或服务来源的标志，均缺乏固有显著性，必须经过使用取得较高知名度才能获得显著特征。
我们认为，声音商标只是形式较为新颖的一种商标，仅意味着从传统的视觉识别方式到听觉识别方式的转换，但其与普通商标并无实质不同，均属于将商品或者服务的主体与商标之间建立联系从而起到识别作用的介质，或者说均属于使相关公众能够区分商品或者服务来源的介质，同样存在固有显著性和获得显著性。且对其是否具有固有显著性的判断同样遵循普通商标的一般判断标准：（1）含义是否指向本商品的通用的名称、型号等；（2）是否直接属于商品的功能性声音；（3）是否过于简单（如单音节、单音调或者属于纯自然的声音）或者过于复杂（如一首完整的曲子，又如复杂到无意义的嘈杂或者接近无意义的嘈杂）从而不能或不易作为商标识别。
具体而言，对于声音商标是否具有显著性的判断，除应遵循对传统商标是否具有显著性的基本判断原理、标准与规则外，即应考虑指定使用的商品或服务、相关公众的认知习惯及指定使用商品或服务所属行业的实际情况等因素外，还应结合声音商标声音的时长及其构成元素的复杂性等因素，综合考察其整体在听觉感知上是否具有可起到识别作用的特定节奏、旋律、音效，从而对其可否起到区分商品或服务来源的作用作出判断。但同时也要考虑到声音商标的特殊性，对于长期以来习惯了以文字、图形作为表现形式的传统商标的消费者而言，目前阶段不易将其作为区分商品或服务来源的标志，一般情况下，声音商标需经长期使用才能取得显著特征。
具体到本案而言，考察诉争商标是否属于被诉决定所认定的“较为简单”的情形，不能仅考虑其构成元素单一、整体持续的时间较短等因素，而应当综合考察诉争商标整体在听觉感知上是否具有可起到识别作用的特定的节奏、旋律、音效。本案诉争商标虽然仅由同一声音元素“嘀”音构成且整体持续时间较短，但诉争商标包含六声“嘀”音，且每个“嘀”音音调较高、各“嘀”音之间的间隔时间短且呈连续状态，诉争商标整体在听觉感知上形成比较明快、连续、短促的效果，具有特定的节奏、音效，且并非生活中所常见，因此，其并不属于被诉决定所认定的声音整体较为简单的情形。
一般情况下，声音商标需经长期使用才能取得显著特征。20世纪90年代后期是我国互联网发展迅猛的阶段，QQ软件自1999年2月即以OICQ软件的形式在我国互联网上开始使用。通过互联网实现即时通信的模式变革对人们生活带来的冲击及作为QQ软件提供的消息传送这种最基本、最常用服务的新消息传来时的提示音，使得诉争商标的声音在使用之初即对相关公众的听觉产生强烈的冲击力，从而使得其极易被相关公众所感知、记忆。
诉争商标指定使用在第38类的电视播放、新闻社、提供互联网聊天、电子邮件、信息传送、在线贺卡传送、数字文件传送、计算机辅助信息和图像传送、提供在线论坛、电话会议服务十项服务上。这十项服务是否都可以获准注册？商标的获得显著特征是否只能给予实际使用的具体服务项目？如本案二审法院指出的：由于这种显著特征的取得建立在使用的基础之上，因此，此类商标获准注册的商品或者服务范围，也应当以其实际使用的商品或者服务为限。通常情况下，不存在在一个商品或者服务项目上经过使用而取得显著特征的标志，即可仅因其在该商品或者服务上的使用行为，而在其他商品或者服务项目上当然获得显著特征。对于通过使用而取得显著特征的商标的审查，必须遵循“商品和服务项目特定化”之审查原则，避免显著特征使用取得认定过程中的泛化处理和以偏概全。
专家评析
“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标申请驳回复审行政纠纷是关于新类型非传统商标显著性判断的典型案件。非传统商标包括立体、颜色、位置、全息、动态、声音、气味等商标，无论是哪一种，与传统商标一样，只有足以区分商品或服务来源时才成为商标并获得注册。
声音商标可以是人为创作或制作的、也可以是自然界存在的，或二者组合；腾讯QQ新消息传送到达时的“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声，正是人为制作的非音乐性声音。一般情况下，声音商标很少本身具有显著性，即使音乐旋律本身具有著作权法意义上的独创性，但这与商标法意义上的显著性并不相同；“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声本身虽有一定特点，但也是经过长期使用才具备了较强的显著性。
“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”判决指出，对于声音商标是否具有显著性进行判断，除应遵循对传统商标是否具有显著性的基本判断原理、标准与规则外，还应结合声音商标声音的时长及其构成元素的复杂性等因素，综合考察其整体在听觉感知上是否具有可起到识别作用的特定节奏、旋律、音效，从而对其可否起到区分商品或服务来源的作用作出判断。这一关于《商标法》第八条、第十一条第一款第（三）项的显著性、获得显著性要求适用于声音商标的裁判标准无疑是科学的。
（评析专家：管育鹰，中国社会科学院 教授）
文摘自《北京知识产权法院典型案例评析（2014—2019）》