最高检宋建立：近似商标共存的若干问题
问题的引出
依据商标权的排他性专有权利属性，在相同或类似商品上的两个相同或近似商标是不能在市场上长期共存，然而现实中却存在商标共存的现象。比如，对于使用在《类似商品和服务区分表》中同一类似群组商品或服务上的相同或近似商标，在引证商标所有人同意诉争商标共存的情况下，商标审查部门或法院对共存协议的审查应持何种标准而准予争议商标注册？在谷歌案中[1]，最高法院认为，申请商标为第11709162号“NEXUS”商标,由谷歌公司于2012年11月7日提出注册,指定使用商品为第9类“手持式计算机、便携式计算机”。引证商标为第1465863号“NEXUS”商标,由案外人株式会社岛野于1999年5月13日提出注册申请,核定使用商品为第9类自行车用计算机。鉴于引证商标权利人在原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下文简称商标评审委员会）作出申请商标驳回决定后出具了共存同意书，综合考虑申请商标与引证商标标志的差异程度、指定使用的商品的关联程度，以及株式会社岛野出具同意书的情形，认定申请商标的注册未违反原商标法第28条的规定，应允许注册。而在雀巢案中[2]，最高法院认为，本案申请商标号为G1270346“ECLIPSE”商标，由雀巢公司于2015年10月22日提出注册，指定使用的商品（第11类1104群组）：供制作咖啡和茶用的电动设备。本案引证商标为第730859号“ECLIPSE”商标，由案外人依克利斯公司于1993年8月21日提出申请注册，核定使用的商品（第11类1104；1107群组）：燃气炉；燃油锅炉；及其零部件。诉争商标与引证商标在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面相同或相近，已构成相同或类似商品。虽然引证商标所有人依克利斯公司在商标驳回复审阶段出具了同意书，但仍会造成相关消费者的混淆误认。故雀巢公司的该项申请再审理由缺乏依据，不予支持。
上述两个案件均涉及商标的共存协议，案情基本类似，但判决结果却截然相反，可见在缺乏明确法律依据和审查标准的情况下，共存协议能否被采信仍然存在诸多不确定因素，造成市场主体缺乏应有的市场预期，无法开展正常的商业活动。据不完全统计，截止2018年底，商标评审委员会共驳回复审案件中共审结处理涉“共存协议”或“同意书”的案件达8623件。其中，核准注册的商标申请达3050件，部分核准注册的商标申请达1602件，予以驳回的商标达3971件。以北京法院审判信息网为数据来源，2016-2018年，北京市知识产权法院和北京市高院审理的108个与商标共存协议相关的案件，其中，支持和采纳商标共存协议的有56件，未支持和采纳的有51件，未作具体评述的1件。支持和不支持的比例基本持平[3]。据数据统计，商标评审部门因共存协议败诉的一审案件，2019年为110件，2020年为114件[4]。说明涉及共存协议的商标注册申请的案件逐年增长，有必要对共存协议的审查标准作一研究，以便规范市场主体的共存协议，增强商业预判。
商标共存的概念及分类
依据我国现行商标法第四条的规定，我国实行注册取得制度。商标权人申请注册才能取得注册商标专用权，使用在相同或类似商品上的相同或者近似的商标申请注册时，商标局予以驳回。此规定有益于避免消费者混淆误认、禁止相同或者近似的商标共存于市场，同时维护市场经营主体的合法利益，促进生产、经营者保证商品和服务质量，最大限度地保护消费者利益。由此可见，可能导致消费者对商品或服务来源产生混淆，是构成商标侵权的必要条件，也是商标法所要防范和惩治的行为。商标具有两种基本权能即专用权和排斥权，专有权的边界通常是明确清晰的，即注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。而排斥权是在相同或者类似商品上排斥他人注册和使用相同或者近似商标的权利，在相同商品上排斥相同商标是确定的，但在类似商品上的排斥权以及对于近似商标的排斥权，无论类似商品的界定还是近似商标的认定，均有不确定性，故排斥权具有一定弹性。正如社会生活丰富多彩，司法面对的案件形形色色，裁判者除需依据法律规定外 ，还需要根据案件实际，具有很强的个案色彩。因此，裁判者经常需要妥善处理一般与特殊、原则与例外等关系。没有原则和原则性规定，就没有秩序，而没有例外规定和特殊对待，就没有灵活和具体情况下的公平。世界本来就是不完美的，可以将完美作为理想和追求的目标，但不能简单地作为行为准则。在商标实践中，在任何情况下，使所有的商标都能够保持清晰的边界，无疑是一种理想化的状态[5]。
何谓商标共存（Trademark Coexistence），世界知识产权组织（WIPO）网站载文指出：
“商标共存是指，在两个不同的企业从事商品或服务使用近似或相同商标的情形下，彼此能够保持必要的互不干扰。”[6]
国际商标协会（INTA）将商标共存协议（Trademark Coexistence Agreement）定义为：
“两个或两个以上的市场主体达成的协议，均同意近似标识在不存在任何混淆可能的情况下予以共存；允许当事人制定规则，使彼此标识能够和平共处。使用相同的标识在相同或类似商品或服务上，通常应受地理边界限制。”[7]
显然，商标共存与商标共存协议是有区别的。商标共存形式各异，其中商标共存协议包含了因单方出具的“共存同意书”或双方签署的“共存协议”而形成的共存。一般而言，商标共存是指不同市场主体因法律的规定、历史格局的形成、共存协议的签署等因素，允许相同或近似的商标使用在相同或类似商品上，彼此保持必要的互不干扰的一种市场状态。
从司法实践看，商标共存从内容上看可以分为三类：一是法律规定的共存，亦称法定共存，也有学者称之为未注册商标与注册商标的共存。比如，商标法第59条第3款规定了在先使用制度，即在先使用人可原范围内继续使用未注册商标，注册商标专用权人无权禁止，但可以要求其附加适当区别标识；二是事实上的共存，亦称事实共存，也有学者将其称之为注册商标与注册商标的共存，属于特定历史情况下对于一定程度混淆的容忍。就一些具有复杂的历史渊源的商业标识，有关当事人对于相关商标和品牌的创立和发展均作出了贡献，加之还可能具有法律、政策等变化的因素，近似商标即使会产生一定程度的市场混淆，但和平共处实属不可避免；三是协议的共存，亦称约定共存。简单而言，就是近似商标基于同意书或协议而共存，协议下的商标共存是一种常见类型。商标共存协议是指两个或两个以上市场主体基于各自的商业判断和考量而达成的、以协议形式允许彼此近似的商标在相同或类似商品上并存。至于共存协议能否被采信，商标审查部门或司法机关仍以商标共存不致于产生市场的混淆误认为基本判断原则。
判断商标共存需考量的因素
1.法定共存需考虑的因素。根据商标法第59条第3款的规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，注册商标所有人仅可以要求其附加适当区别标识。判断是否存在在先使用抗辩事由，应着重审查以下方面：一是在先使用人是否在商标注册人申请注册前先于商标注册人使用该商标。二是在先使用商标是否已产生一定影响。三是在先商标使用人主观上是否善意。
2.事实共存需考虑的因素。商标立法的基本目的之一是尽量划清商标之间的界限，但特殊情况下的商标共存又是必不可少。近年来，法院依据包容性增长理论，妥善处理最大限度划清商业标识之间的边界与特殊情况下允许构成要素近似商标之间善意共存关系。比如，鳄鱼商标侵权案[8]、“散列通”与“散利痛”商标案[9]，等等。尤其是，诉争商标在相关市场中具有特殊的形成历史和发展历程，有特殊的使用和共存状态。在认定争议商标是否足以产生市场混淆或者能否共存时，已经客观产生的市场格局是一种重要的客观依据。具有划分和切割市场格局意义的商标，说明已经能够与其他商标区别开来，所代表的是一种客观的物质存在，在决定是否撤销或者认定是否侵权时应当格外慎重。因此，在认定是否构成近似时，仅仅比对标识本身的近似性是不够的，还必须还根据两者的实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判定，注意尊重已经客观形成的市场格局，防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似。关于事实共存排斥延续注册的问题。有观点指出，既有共存排斥延续注册[10]。最高法院在最近的判决中认为[11]，洁涤商行的商标与白猫公司的商标因历史原因共存，且双方签署了和解协议以尽可能避免市场混淆，在此情形下，维持诉争商标注册不利于双方划清彼此商标标志界限，并破坏已经形成的市场秩序。
3.约定共存需要考虑的因素。共存协议的概念目前尚无明确的内涵和外延，在司法实践中，商标注册机关和法院关于共存协议的可注册性判断不一，共存协议经历了一概否定、例外认可、有限认可的演变过程。对于共存协议能否被采信，存在三种观点：一是否定说。商标共存适用是以承认混淆误认为前提的，则共存协议无法排除相关公众的混淆误认。二是肯定说。商标权作为一种私权应该得到尊重，商标权人可以自由处分其权利，而不应受到公权力的干涉。三是折衷说。从我国商标法的立法目的出发，商标共存协议应以排除混淆误认为前提。商标权人自由处分其自身合法权利的前提是没有损害国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益的情形。我个人认为，商标法允许通过转让、许可等方式实现权利资产化，那么，同样在排除混淆误认且不损害社会公共利益的前提下，商标法也应当允许商标权人以商标共存协议的方式对其专用权作出适度的让渡。
完善共存协议制度的思考
鉴于商标共存协议审查的复杂性，有必要对共存协议的审查标准作进一步的研究。目前，《商标评审规则》《商标审查及审理标准》均未对商标共存作出明文规定。北京高院于2019年颁布了《商标授权确权行政案件审理指南》，其中第15节的第10款至第12款作出了若干规定，明确了共存协议可以作为排除混淆的初步证据，只有当共存协议真实、合法、有效，且不损害国家利益、社会公共利益和第三人合法权益等情形时，才能予以采信。由此可见，北京高院的上述规定，是以混淆误认为基本原则，将商标共存协议作为排除混淆的初步考量因素，而非轻易否定共存协议，此规定契合了公平竞争和实现社会公平的目的，对于确立协议共存的审查标准，满足司法实践需求起到了积极意义。
国际上，商标协议共存的典型案例是英国苹果公司（Apple Corp）拥有的甲壳虫乐队的唱片商标和美国的技术公司——苹果计算机公司（Apple Computer）于1989年达成的商标共存协议。在协议签署前，双方意识到彼此商标的近似性，为避免双方商业活动的混淆，以及保护各自商标权利需要，有必要达成协议[12]。按照协议约定，美国苹果计算机公司作出承诺，将不会将其标识使用在唱片和音乐作品或文化艺术表演方面，且不使用诉讼或类似方式撤销对方已注册商标。共存协议达成后，2003年9月，美国苹果计算机公司发布了iTunes 软件，英国苹果公司则针对美国苹果计算机公司的行为违反共存协议为由，在英国法院提起侵权诉讼。作为原告的英国苹果公司认为，数字音乐是传统音乐传播的另一种形式，数字音乐亦违反共存协议；而作为被告的美国苹果计算机公司则认为，数字音乐的售卖，不应认为属于共存协议约定的范围。英国高等法院从消费者角度评估后作出判决认为，美国苹果计算机公司的行为没有违反共存协议。理由主要是，美国苹果计算机公司的标识被用在了软件上而非音乐服务上[13]。本案带给我们的启示是，不同市场主体在达成商标共存协议时，一般需要考虑各自商标的使用范围和使用方式，极力预防或避免可能产生混淆误认，否则，共存协议将面临不予采信的风险。
实践中，出于商业目的考虑，拥有相同或近似商标的不同市场主体，往往通过磋商方式限制或约束彼此商标使用的随意性。比如，慎重考虑商标的形式、式样、说明、使用的特定区域以及可能产生混淆的预防措施等。土耳其《工业产权实施法相关规定》（The Regulation on the Implementation of Industrial Property Laws ）第5和第10条规定了商标共存协议应包含的内容。按照此规定，土耳其专利与商标事务办公室强制要求有效共存协议须包括如下内容：1.提供共存协议申请人的证明文件和联络信息；2.如果在申请阶段提交同意书，需列明商标的式样；如果在异议阶段提交同意书，需列明申请的编号；3.商标或服务的类别号码；4.签署商标共存协议的申请人或商标所有人的代理人，需取得合法有效的授权。[14]此外，在达成共存协议时，当事人还可以结合各自的商业计划，就商标使用的范围和具体方式进行商讨，关键是保持彼此商标应有的区别，不能因共存协议而误导消费者或对消费者产生混淆误认，并且亦不能成为其他竞争者进入市场的障碍。[15]
那么，对共存协议应持何种态度？从世界各国实践看，主要分为两种类型即自由主义和保守主义，自由主义表现为对共存协议的无条件接受，如英国、法国、德国、瑞士等国家，认为共存协议体现了当事人的意思自治，属于私权的范畴，公权力不宜介入；保守主义表现为对共存协议的有条件接受，如美国、澳大利亚、加拿大、新加坡等国家，认为协议书系各方为避免相关公众混淆而采取的安排，作为重要的考量因素，具有较强的说服力。从北京高院的上述规定看，我国司法机关亦秉持有条件接受共存的态度，即有限认可，但与保守型审查方式相比，我国司法机关仅将共存协议作为初步的考量因素，而不是作为重要的考量因素，这也是我国司法机关存在对共存协议采纳标准不一的原因。在是否接纳共存协议以及接纳共存协议的程度上，不仅是个法律问题，同时也是个经济问题。商标因其专用权而形成相应的市场份额，并蕴含一定的商业价值，不同市场主体基于商业判断作出允许近似商标并存的协议，排除攀附或相互“搭便车”等恶意造成消费者混淆误认等极端情形外，商标所有人完全出于自身经济利益的考虑，合理作出安排，更多体现的是商标的私权属性，市场主体以自由意志作出的市场安排，应当得到审查机关更多的尊重。因此，从这个意义上讲，对商标共存协议的审查应当采取宽松的态度，可以作为排除混淆的重要考量因素。
境外共存协议是否可以作为我国商标近似性判断的考量因素？此处的境外共存协议是指，商标共存于境外国家或地区而不包括中国大陆地区的协议。在拉科斯特股份有限公司与鳄鱼国际私人有限公司、上海东方鳄鱼服饰有限公司北京分公司侵害商标专用权纠纷再审案件中[16]，最高法院判决认为，因双方当事人签订的1983年和解协议列明的适用地域不涉及中国境内，原审判决直接确认其效力不当，但将其作为认定诉争标识共存的重要考量因素亦无不可。而在拉科斯特股份有限公司与被申请人卡帝乐鳄鱼私人有限公司、国家工商总局商标评审委员会商标争议行政纠纷案件中[17]，最高法院判决认为，争议商标是否应予注册，应当根据商标法及其司法解释的规定进行判断，境外共存协议不影响商标近似性的判断。最高法院在上述两个案件中对境外共存协议的认识并不一致，可见共存协议考量因素的复杂性。上述案件中的所提及的境外共存协议是指于双方于1983年6月17日签订和解协议，一揽子解决当时在多个国家正在进行的纠纷。协议约定，双方可以在指定的中国台湾、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、文莱五个国家和地区分别使用“头朝左鳄鱼图形”（利生民公司，卡帝乐公司的前身）和“头朝右鳄鱼图形”（拉科斯特公司），并以此为双方在同一市场共存的前提。可见，上述协议内容并不包括中国大陆，显然其效力并不当然及于中国大陆。鉴于商标的地域性原则，审查机关则应更多地考虑当事人在中国大陆彼此商标的申请、注册和保护的历史状况，以我国商标法及其司法解释的相关规定，对商标的近似性作出判断更为合理，境外共存协议则不应作为我国商标审查机关或司法机关考量的重要因素。
商标共存协议可否适用于相同商品或服务上的相同商标？排斥权是商标的基本权能之一，即在相同或类似商品上排斥他人注册和使用相同或近似商标的权利。显然，在相同商品或相同服务上排斥相同商标是无可争辩的。因此，共存协议一般不能适用于相同商品或服务上的相同商标。另外，从理性市场主体的角度，以占有更多市场份额、获取尽可能大的商业利益出发，也不会达成如此的共存协议，除非主观存在恶意。但是，实践中，如何定义相同商品和相同商标也存在不同的认识。我个人认为，商品的功能用途实质相同、商标在视觉上基本无差异，似应归于相同商品或服务上的相同商标。在本文首部提及的谷歌案件中，最高法院不仅从功能、用途、销售渠道、使用方法、目标消费者和行业领域，甚至从当事人真实的市场活动情况作出判断，认定“手提电脑；便携式电脑”与“自行车电脑”明显不同。有观点认为，此判决体现了司法机关对共存协议赋予了更多的尊重，合理信赖市场主体的商业判断以及对自身商业价值的考量。
判断商标共存协议损害公共利益应注意的问题。在考量共存协议下的公共利益前，有必要厘清共存协议的法律性质。显然，申请商标权利人与引证商标权利人签订的商标共存协议体现的是双方的意思自治，系协议双方作为竞争者，从“理性经济人”的角度，为实现利益最大化作出的商业判断，其本质系合同，在商标授权确权行政案件中，该合同系作为共存协议应否被采信的证据呈现，此时的商标注册审查部门和司法机关在考虑此证据时，仍应坚持证据的审查标准即真实性、合法性和关联性，由此涉及民法典和合同法中有关合同的规定，其中，是否违反公共利益是一项重要的考量因素。现实中，一些法院在商标授权确权行政案件中直接认定共存协议的效力即作出有效无效的认定似有不妥。因为共存协议是作为考量诉争商标应否予以注册的证据之一，法院仅须对共存协议的内容和形式进行审查，且审查共存协议是否会导致相关公众的混淆误认，进而损害社会公共利益。若允许共存的最终结果损害了社会公共利益，则该共存协议不应被采信，而非对共存协议的效力作出直接的评判。可见，共存协议是否会损害社会公共利益成为该协议应否被采信的关键。那么，对社会公共利益的审查应注意什么？比如，是否涉及损害公共卫生健康等重大公共利益。在艾福格案件中[18]，最高法院认为，申请商标与引证商标构成近似，且均使用在第5类农业用杀菌剂等与农业生产和生态环境密切相关商品项目上为由，认定两商标的共存可能损害公共利益，故该共存协议未于采信。世界知识产权组织（WIPO）网站亦载文指出：“共存协议磋商前需要考虑的一个重要问题就是公共利益，……尤其在公共健康领域，对于两个不同的制药企业共用近似商标应给予特别关注，即便两公司的经营地域区分明显。”[19]因为药品涉及身体健康，任何混淆都可能对人体健康造成不可逆的伤害。因此，对公共卫生与健康等涉及重大公共利益领域，商标注册审查机构或法院对商标共存协议应负有更为严格的审查义务。
共存协议对此后商标转让行为的受让人是否产生拘束力？共存协议本身系合同，一经签订，理应对双方当事人产生约束力。而如前所述，共存协议的当事人往往通过让渡或部分放弃其注册商标的完全垄断权，事实上限定了自身的商标权利。也就是说，相较于已注册的其他商标权利而言，因共存协议的约束而不能在市场上充分行使。比如，当事人为避免产生市场混淆，划定商标使用的地理区域，附加其他商业标识一并使用等。那么，实践中，共存协议被商标审查部门或司法机关接受后，一方当事人在隐瞒共存协议的情况下，将其商标权利转让给第三人，此时，共存协议是否对受让的第三人产生约束力。按照民法的一般原理，当事人将其所有的商标权利转让给第三人，只要转让行为符合民法典第502条的规定，该转让行为即为有效。在商标转让中，商标转让人应当将商标的真实权利状态告知受让人，自然应当包括共存协议的签署情况。商标转让人隐瞒共存协议，如果受让人认为该隐瞒行为致使其无法达到合同目的，无法发挥应有的注册商标权利，达不到预期的商业目的，可以根本违约为由要求解除转让协议，并要求转让人赔偿相应的损失；如果不存在根本违约的情形，可依据转让协议的有关规定，要求转让人承担相应的违约责任。承认商标转让行为中共存协议的效力及于受让的第三人，有利于维护商标秩序的稳定。当然也有的学者指出，可以参照国外的相关做法，实行商标共存协议的备案公示制度，[20]这样有利于商标受让人及时了解受让商标的真实权利状况，便于作出相应的商业判断，也有利于减少和避免因未披露共存协议而产生的纠纷。
商标共存问题一直是商标法实践中的疑难复杂问题，需要引起理论和实务界的特别关注，共同探寻商标共存的合理因素，以便于统一商标审查部门的标准以及司法机关裁判的尺度，亦有利于市场主体作出合理的市场预期，促进商标制度的健康发展。
注释：
[1] 最高法院（2016）最高法行再103号行政判决书。
[2] 最高法院（2019）最高法行申3230号裁定书。
[3]转引自胡刚等：《商标共存问题研究（上）》，《中华商标》，2020年第10期，第75-77页。
[4] 《国家知识产权局商标局评审法务通讯》，（2021）第1期，总第5期。
[5]孔祥俊著：《商标法适用的基本问题》，法制出版社2012年9月第1版，第131、134页、
[6] “Trademark coexistence describes a situation in which two different enterprises use a similar or identical trademark to market a product or service without necessarily interfering with each other’s businesses.” https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html. 最后一次访问时间：2021年7月25日。
[7]The International Trademark Association (INTA) defines a trademark coexistence agreement as 'an agreement by two or more persons that similar marks can coexist without any likelihood of confusion' and 'allows the parties to set rules by which the marks can peacefully coexist. To use the same mark into connection with the same or similar goods or services, usually limited by geographic boundaries.' https://www.inta.org/TrademarkBasics/Pages/glossary.aspx/. 最后一次访问：2021年7月28。
[8]最高法院（2009）民三终字第3号民事判决。
[9]最高法院（2009）行提字第1号行政判决书。
[10] 《国家知识产权局商标局评审法务通讯》，（2021）第1期，总第5期。
[11] 最高法院（2019）最高法行申4577号行政判决书。
[12]Marianna Moss，Trademark 'Coexistence' Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer Deception? https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1198&context=lclr，最后一次访问：2021年8月1日。
[13] Cited：http://www.erdem-erdem.av.tr/publications/lettre-dinformation/coexistence-agreements/.最后一次访问：2021年8月1日。
[14] http://www.erdem-erdem.av.tr/publications/lettre-dinformation/coexistence-agreements/. 最后一次访问：2021年7月28日。
[15] 同上。
[16][16]最高法院（2009）民三终字第3号民事判决。
[17]最高法院（2918）最高法行再134号判决书。
[18] 最高法院（2017）最高法行申3845号。
[19] “An important question to be considered before negotiating a coexistence agreement is that of public interest. A court may invalidate an agreement if it considers that the coexistence of similar trademarks in a particular case would be against the public interest. This may arise notably in the area of public health if two different medical products bore the same trademark – even if the companies operated in distinct geographical areas.”https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html. 最后一次访问：2021年7月26日。
[20]胡刚等：《商标共存问题研究（下）》，《中华商标》，2020年第11期，第78页。